Использование товарного знака сходного до степени смешения

Статьей 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции»1(далее – Закон о защите конкуренции) установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Российская Федерация является участником Конвенция по охране промышленной собственности2 (Париж, 20.03.1883), статья 10 bis которой возлагает на страны-участницы обязанность обеспечить гражданам стран, участвующих в союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Одной из форм недобросовестной конкуренции, предусмотренной в данной конвенции, являются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента.

В пункте 1 указанной статьи Закона о защите конкуренции перечислены действия, относящиеся к недобросовестной конкуренции, связанные с незаконным использованием средств индивидуализации хозяйствующего субъекта - конкурента, такие как незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Отходя от общих норм, обратимся к конкретному предмету. Рассмотрим опасность и последствия использования товарного знака сходного до степени смешения с товарным знаком субъекта-конкурента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской федерации3 (далее – ГК РФ) товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством на товарный знак.

Товарный знак позволяет хозяйствующему субъекту визуально выделить и определить себя и свою продукцию на товарном рынке для конечного потребителя.Зрение относиться к основным чувствам, благодаря которым человек познает и воспринимает окружающий мир. Как правило товарный знак невозможно услышать или почувствовать, потребителем воспринимается внешний образ. При оформлениитоварного знака хозяйствующий субъект руководствуется психологией потребителя: подбираются наиболее приятные и запоминающиеся цвета, формы, ассоциации. В качестве примера одного из известных товарных знаком можно привести логотип ChupaChups, придуманный сюрреалистом Сальвадором Дали. Увидев указанный логотип на любом продукте потребитель будет ассоциировать его с продукцией компании PerfettiVanMelle.

Необходимо отметить, что индивидуализировать продукцию могут как обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, так и общий внешний вид, элементы оформления упаковки и другие средства. При смешении продукция хозяйствующего субъекта по тем или иным параметрам настолько напоминает продукцию конкурента, что потребитель способен принять его товар за товар конкурента.4

Обозначение считается тождественным с другим, если они совпадают во всех элементах. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ элементами нарушения исключительного права являются: 1) не санкционированное правообладателем использование тождественного (сходного) с его товарным знаком обозначения; 2) однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя; 3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

В качестве элемента законодателем указана «однородность товара», то есть хозяйствующие субъекты - конкуренты должны реализовывать свою продукцию на одном товарном рынке. С нашей точки зрения с данным подходом нельзя согласиться. Исходя их прямого толкования нормы можно сделать вывод, что если однимсубъектом товарный знак используется для обозначения молочной продукции, а другимсходный знак для магазина автомобилей считать это недобросовестной конкуренцией нельзя. Судебная практика, практика ФАС России исходит из того, что использование сходного товарного знака квалифицировать в качестве актанедобросовестной конкуренции возможно только при реализации продукции на одном товарномрынке. Однако, существуют прецеденты, когда суд исходил из известности и длительности использования товарного знака.

В качестве примера можно привести историю с товарным знаком «VACHERON CONSTANTIN». Швейцарская компания являлась правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «VACHERON CONSTANTIN» по международной регистрации с приоритетом от 12 января 1978 г. в отношении товаров 14-го класса МКТУ (часы; часовые механизмы; корпуса часов; хронометры, в частности хронометры морские; настольные, каминные часы; инструменты, предназначенные для индикации и регистрации времени; ювелирные товары: циферблаты с полудрагоценными камнями). Российским обществом «Риттер-Джентельмен» в 2003 году подана заявку на регистрацию товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» в отношении товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) и в 2004 г., хотя и не сразу, компания добилась регистрации. Возражения швейцарской компании были отклонены Роспатентом со ссылкой на неоднородность товаров, и его позицию поддержали три судебные инстанции. Однако Президиум ВАС РФ в постановлении от 24 апреля 2012 года№ 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625 пришел к противоположному выводу: «Имеющимися в материалах дела доказательствами... подтверждается, что компания «Вашерон энд Константин С.А.» пользуется широкой известностью во всем мире с XIX века как символ часовой промышленности Швейцарии. С 1993 года компания «Вашерон энд Константин С.А.» осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, в том числе по рекламе и предложению к продаже часов класса люкс, маркированных спорным обозначением. Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя часов и его известность среди потребителей, имеющих высокий уровень дохода, общество «Риттер-Джентельмен», реализуя товары для указанных потребителей, не могло не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом «VACHERON

Таким образом, использование товарных знаков, сходных до степени смешения приводит к обману потребителя, вводит его в заблуждение. Указание в норме закона в качества квалифицирующего признака «однородность товаров» ущемляет так же и права хозяйствующих субъектов, которые могут понести репутационный вред.