К вопросу о возможности уменьшения судом размера компенсации за нарушение прав на товарный знак

Согласно статье 1484 ГК лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право его использования в соответствии со статьей 1229 ГК любым не противоречащим закону способом [4, 5]. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых он зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения [3].

Статья 15 ГК РФ наделяет лицо, права которого нарушены, возможностью требовать от нарушителя полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 1252 ГК в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В ч. 2 ст. 15 ГК РФ выделяются два вида убытков: реальный ущерб и упущенная выгода.

Реальный ущерб, в свою очередь, подразделяется на уже понесенные или будущие расходы в связи с восстановлением нарушенного права. Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда и Пленума № 6/8 от 01.07.1996 указывает, что в состав реального ущерба входят не только расходы, фактически понесенные лицом, чьи права нарушены, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т. п.

Под упущенной выгодой понимаются недополученные доходы, которые лицо могло бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения в размере не меньшем, чем такие доходы.

Возмещение убытков – широко применяемая мера гражданско-правовой ответственности, универсальный способ защиты гражданских прав. При нарушении прав в сфере интеллектуальной собственности действуют общие нормы об убытках, общие подходы к установлению их размера и составляющих.

Однако убытки от нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности имеют свои особенности, так как объектом нарушения является не определенная вещь, а право, стоимость которого не определена.

Убытки делятся на реальный ущерб и упущенную выгоду от появления на рынке конкурента, нарушившего монополию правообладателя на товарный знак или иной объект интеллектуальной собственности.

Вопрос об исчислении размера убытков, учитывая нематериальную категорию объекта нарушения, является одним из самых сложных в делах о контрафакции. Правообладатель товарного знака имеет несколько возможностей для определения размера упущенной выгоды:

• 1)    расчет прибыли, полученной нарушителем права от продажи товаров с использованием товарного знака правообладателя (контрафактный товар). Правовым основанием служит ч. 3 ст. 15 ГК РФ, согласно которой, «если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы». Таким образом, взысканию подлежит сумма доходов, определяющаяся из расчета полученной прибыли от реализации контрафактной продукции лицом, нарушившим право (т. е. доход за минусом себестоимости продукции). Так, в п. 11 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ от 01.07.96 № 6/8 говорится, что «размер недополученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено»;

• 2)    расчет платежей по лицензионному договору, который предположительно мог бы быть заключен с правообладателем товарного знака или иного объекта интеллектуальной собственности. В этом случае сумма, полученная правообладателем в случае заключения лицензионного договора, является его обоснованной упущенной выгодой. Платежи по лицензионному договору на уступку товарных знаков делятся на следующие виды: паушальный (единовременный), роялти (периодические отчисления), комбинированные

платежи (т. е. выплата части платежа в виде паушального платежа, а последующей части – в виде роялти). Роялти осуществляется в течение срока действия договора в размере определенного процента от прибыли лицензиата. При определении роялти следует решить вопрос о размере процента отчислений (ставке роялти) и о том, с чего должны взиматься эти отчисления (база роялти). Определение размеров платежей по лицензионному договору должно производиться через оценку интеллектуальных прав;

• 3)    на основании ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Президиум ВАС РФ неоднократно указывал, что размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Так, Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 по делу № А40-82533/11-12-680 подчеркнул, что размер компенсации за нарушение интеллектуальных прав следует определять, учитывая возможность правообладателя привлечь к ответственности всех известных нарушителей его права [1]. В Постановлении содержится оговорка о том, что в связи с определением правовой позиции по рассмотренному вопросу вступившие в законную силу судебные акты по делам со схожими фактическими обстоятельствами могут быть пересмотрены, если для этого нет других препятствий.

Так, в Постановлении от 2 апреля 2013 г. № 16449/12 Президиум ВАС РФ указал, что суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законом [2].

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Частью 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 27.09.2011 № 3602/11 разъяснил, что частью 4 ст. 1515 ГК предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум ВАС РФ в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права. Поскольку ч. 4 ст. 1515 ГК предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 ч. 4 ст. 1515 ГК.

Как подчеркнул Президиум ВАС РФ, «судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 АПК».

Таким образом, размер компенсации должен быть обоснован (подпункт 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ). Кроме того, Президиумом ВАС РФ подчеркнута цель применения данной меры ответственности – восстановление имущественного положения правообладателя. Цель института компенсации заключается в обеспечении возмещения имущественных потерь правообладателя в упрощенном порядке – без доказывания размера убытков. Естественным пределом применения института компенсации является выход конкретного правообладателя за пределы целевого назначения данного правомочия, а именно приобретение в силу гипотетического правонарушения имущественных благ, которые не были и не могли быть им утрачены в силу совершения правонарушения. Правонарушение со стороны одного лица не может рассматриваться в качестве законно установленного основания обогащения иного лица (правообладателя).

Иной подход к данной проблеме означал бы допущение использования механизма привлечения к гражданско-правовой ответственности для целей иных, чем восстановление нарушенного права, в том числе для неосновательного обогащения правообладателя. Кроме того, правообладатель был бы заинтересован в максимально возможном выпуске контрафактной продукции, так как правонарушение приводило к получению им доходов, превышающих доход от законного использования товарного знака. Естественно, подобное толкование закона не соответствует основополагающим принципам права, государственным и общественным интересам.

Следовательно, суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму компенсации за нарушение прав на товарный знак в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.