Споры о правовой охране упаковки и этикетки в практике суда по интеллектуальным правам

Норма о праве регистрировать объемные товарные знаки у субъектов экономической деятельности появилась еще в первой редакции Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В дальнейшем эта норма была детализирована в Правилах составления, подачи и рассмотрения Заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29 ноября 1995 года, а также в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений 1, которые активно применяются Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) при оценке различительной способности товарного знака и в настоящее время.

Несмотря на то, что Роспатент уже давно рассматривает вопрос о различительной способности упаковки товара, такие споры «популярность» в Суде по интеллектуальным правам получили сравнительно недавно. «Мода» на обжалование решений о прекращении правовой охраны или об отказе в регистрации товарного знака в судебном порядке возникла после того, как в 2016 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел спор о различительной способности бутылки моющего средства по заявлению Proctor and Gamble 2, и спустя несколько месяцев – спор о регистрации упаковки кондитерских изделий по заявлению российской компании 3. В обоих случаях Суд по интеллектуальным правам не посчитал упаковку охраноспособной, так как она представляла общепринятую на рынке форму упаковки товара (моющего средства, торта), и прекратил правовую охрану товарных знаков (оставил в силе решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака).

Вскоре появилась и положительная практика по делам о различительной способности упаковки: в 2017 году Суд по интеллектуальным правам посчитал охраноспобным составные элементы внешнего вида бутылки элитного шампанского «MUMM Grand Cordon», охрана которой была предоставлена на территории нескольких стран, а в России – только с дискламацией формы бутылки с расположенной на ней диагональной красной лентой 4, а также подтвер- дил охраноспособность упаковки с мельницей приправ «Kotanyi» 5.

Так, рассматривая спор о различительной способности бутылки шампанского MUMM, суд установил, что оригинальность бутылки обусловлена врезанной на ней опоясывающей красной лентой, напоминающей по дизайну французскую орденскую ленту ордена Почетного Легиона. Следовательно, создавая новую бутылку, с помощью такой ленты производитель стремился выделить свой товар среди иных производителей шампанского – получается, что такая упаковка традиционной для такого товара не является. По результатам спора Роспатент все же согласился предоставить правовую охрану товарному знаку в полном объеме, без исключения формы бутылки в целом из объема правовой охраны 6.

Спустя полгода в деле «Kotanyi» Президиум Суда по интеллектуальным правам уточнил, что оригинальность упаковки должна оцениваться по состоянию на дату приоритета товарного знака, а широкое применение аналогичной упаковки товара конкурентами уже после регистрации спорного товарного знака не свидетельствует об отсутствии ее охраноспособности. С учетом того, что правовая охрана упаковки-мельницы со специями на территории России была предоставлена еще в 2004 году, а конкурент Kotanyi – компания Kamis, производящая приправы, обратилась с возражением в Роспатент в 2016 году, предоставив доказательства использования аналогичных упаковок компаниями-конкурентами по состоянию на дату подачи возражения, до- вод об универсальности такой упаковки суд посчитал недоказанным.

В 2020 году Суд по интеллектуальным правам также рассмотрел несколько интересных дел об охраноспособности «известных» у потребителей упаковок: упаковки конфет-драже «Tic Tac» 7 (дело «Tic Tac»), упаковки творожного сыра «Almette» 8 (дело «Almette»), бутылки водки украинского бренда «Nemiroff» 9 (дело «Nemiroff»), а также упаковки сыра и творога Московского завода плавленых сыров «Карат» 10 (дело «Карат»), в которых пришел к выводу о том, что Роспатент не обосновал свои доводы об отсутствии различительной способности упаковки или этикетки товара и направил дела в Роспатент для повторного рассмотрения вопроса о предоставлении правовой охраны товарным знакам.

Вынося оспариваемые и впоследствии отмененные акты по делам «Tic Tac» и «Almette», Роспатент руководствовался одними и теми же доводами, каждый из которых впоследствии был отвергнут Судом по интеллектуальным правам. В деле «NEMIROFF» и в деле «Карат» Суд по интеллектуальным правам проанализировал важный и тоже распространенный довод Роспатента о соотношении индивидуализирующих и традиционных элементов в составе товарного знака, заявленного к правовой охране.

Рассмотрим каждый из этих доводов Роспатента и определим эффективную стратегию защиты производителей против них на стадии рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам и впоследствии в Суде по интеллектуальным правам.

Довод Роспатента № 1. Упаковка является универсальной для товаров определенного вида и не обладает оригинальностью

Согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений от 23 марта 2001 года, используемых Роспатентом при проведении экспертизы заявленного к регистрации обозначения по существу, объемный товарный знак, представляющий собой упаковку товара, должен иметь оригинальное исполнение, которое не обусловлено исключительно функциональным назначением такого товара.

На практике, приводя довод об отсутствии оригинальности упаковки, Роспатент иллюстрирует его сходством регистрируемой упаковки со стандартом тары определенного вида продукции, а также промышленными образцами, которые ранее зарегистрировали иные правообладатели.

Так, в деле «Tic Tac» Роспатент сослался на то, что прямоугольный объемный контейнер с крышкой-фиксатором является традиционным, стандартным для товаров согласно ГОСТу Р 51760-2011 «Тара потребительская полимерная» 11, поэтому выбор упаковки производителем обусловлен утилитарностью. В деле «Almette» круглая форма упаковки творожного сыра «Almette», наличие крышки, по мнению Роспатента, также была обусловлена исключительно соображениями функциональности.

В деле «Almette» Суд по интеллектуальным правам посчитал, что Роспатент не может оценивать «традиционность» упаковки абстрактно, без учета перечня товаров, в отношении которых такая упаковка будет использоваться. Например, Роспатент должен установить, что именно круглая упаковка ассоциируется у рядового потребителя с творожным сыром, а упаковка-параллелепипед – с конфетами-драже. Удобство использования такой упаковки пользователем, в свою очередь, не означает отсутствие возможности альтернативного исполнения такой упаковки.

Получается, что упаковка должна, с одной стороны, иметь уникальный и творческий характер, с другой – оставаться функциональной для потребителя.

Вместе с тем оригинальность товарного знака – упаковки Суд по интеллектуальным правам не толкует слишком широко. К примеру, в деле о различительной способности винной бутылки DRIADA 12, рассмотренном Президиумом Суда по интеллектуальным правам также в 2020 году, суд указал, что для цели признания различительной способности бутылки необходимо, чтобы не только ее отдельные элементы обладали различительной способностью и оригинальностью, но и сама бутылка в целом. Так, неровная поверхность и наличие выемки на дне такой бутылки, абстрактный орнамент внизу бутылки плохо запоминаются потребителю и не могут обусловливать различительную способность самой бутылки. К аналогичному выводу Суд пришел и в деле о различительной способности упаковки ополаскивателя для полости рта «Новый жемчуг» (правообладатель – ОAО «Невская косметика»), в котором заявитель обосновывал оригинальность упаковки только ее исполнением в коричневом цвете и использованием оригинального шрифта 13.

Доказательством оригинальности упаковки в целом, а не ее отдельных элементов может служить обоснование наличия единого творческого замысла автора упаковки (концепции). В деле «Almette» оригинальность упаковки была обусловлена стилизацией формы упаковки под традиционное деревянное ведерко, а также наличием выступа, имитирующего ручку такого деревянного ведерка. Аналогичная позиция о концепции была озвучена Судом по интеллектуальным правам тремя годами ранее, в деле «MUMM» (использование красной ленты, напоминающей ленту ордена Почетного Легиона).

Альтернативная стратегия защиты была применена заявителем в деле «Tic Tac»: компания представила подборку примеров внешнего вида упаковок компаний-конкурентов, производящих конфеты-драже, обладающих существенными различиями с упаковкой драже «Tic Tac». Таким образом заявитель смог подтвердить, что упаковка не является универсальной и стандартной для идентичных или однородных товаров, потому что на практике конкуренты аналогичную упаковку просто не используют. На необходимость проведения анализа упаковок, используемых конкурентами, указал Суд по интеллектуальным правам и в деле «NEMIROFF».

Представляется, что главным критерием идентификации упаковки как оригинальной должны быть сведения о наличии или отсутствии у упаковки близких аналогов на рынке по состоянию на дату приоритета. Большинство составных элементов упаковки, например форма (круглая, прямоугольная), наличие крышки, этикетки, действительно обусловлены функциональным назначением такой упаковки – обеспечение удобного извлечения товара, хранения. Иные параметры упаковки могут все же существенно различаться (быть альтернативными) – каждый участник рынка вправе использовать уникальное цветовое сочетание, размер самой упаковки, иные элементы. Анализ различительной способности на этапе регистрации товарного знака должен предполагать сравнение Роспатентом упаковок, которые используют близкие конкуренты заявителя с самой упаковкой, заявленной к регистрации. Обосновывая решение об отсутствии различительной способности упаковки, Роспатент должен установить совокупность совпадающих и различающихся элементов упаковок конкурентов и на основании проведенного анализа сделать вывод об отсутствии или наличия различительной способности. Дополнительным аргументом в пользу оригинальности упаковки может служить ее концептуальность или высокая ассоциативность (как в случае с традиционным деревянным ведерком в деле «Almette»).

Довод Роспатента № 2. Роспатент не должен придерживаться принятых ранее выводов о наличии различительной способности аналогичных товарных знаков

В ряде случаев, к примеру в делах «Tic Tac», «Almette», «Карат», заявители спорных обозначений одновременно являлись правообладателями серии ранее зарегистрированных товарных знаков, сходных с регистрируемой упаковкой товара (регистрировалась аналогичная форма упаковки в другом цветовом исполнении или дизайне). Оценивая такие обозначения ранее, Роспатент посчитал их охраноспособными, но указанные выводы при рассмотрении новых заявок использовать отказался. По мнению государственного органа, в рамках каждой заявки Роспатент ведет отдельное делопроизводство, оценивает обозначение применительно к дате приоритета и учитывает изменения в стандартах применения отдельного типа упаковки на рынке.

Такая позиция Судом по интеллектуальным правам считается несостоятельной, так как Роспатент, единожды посчитав обозначение обладающим различительной способностью не вправе менять свое решение на противоположное при условии, что правовая охрана ранее зарегистрированных товарных знаков не оспорена третьими лицами и не признана недействительной. Указывая на отсутствие различительной способности обозначения, Роспатент фактически сам оспаривает свои решения о предоставлении правовой охраны товарным знакам, принятые ранее, что не допускает- ся гражданским законодательством.

Таким образом, Роспатент связан своими доводами об охраноспособности сходных элементов по более ранним заявкам на регистрацию товарного знака и обязан признавать обозначение обладающим различительной способностью, при условии, что принимал такое решение ранее и что третьи лица правовую охрану таких обозначений не оспорили.

Вывод Суда по интеллектуальным правам также представляется обоснованным, так как обеспечивает стабильность гражданского оборота и предсказуемость позиций государственного органа, уполномоченного на решение вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку. С учетом изменяющихся дизайнов упаковки обратный подход создавал бы необоснованные ограничения на модернизацию внешнего вида упаковки производителем, который в каждом конкретном случае не мог бы оценить заранее перспективы регистрации обновленного дизайна товарного знака, даже если бы дизайн был изменен незначительно.

Кроме того, предполагается, что при условии, что Роспатент уже предоставил форме упаковки охрану в качестве товарного знака, конкуренты, действующие на том же товарном рынке, не вправе использовать сходную упаковку, не нарушая исключительное право правообладателя товарного знака, следовательно, стандарт использования дизайна упаковки не должен претерпевать изменения.

Довод Роспатента № 3. Потребители узнают товар не по форме упаковки, а по этикетке товара, которую производитель размещает на такой упаковке

Составной частью стратегии заявителя по спорным товарным знакам часто является обоснование приобретения различительной способности спорного обозначения в результате его активного использования заявителем.

В своей практике Роспатент последовательно придерживается довода о том, что доказательства приобретения различительной способности обозначения в результате его использования должны представляться исключительно в отношении формы упаковки товара, а не словесных элементов, указывающих на бренд или название товара 14. Поэтому доказательства введения товара в оборот (накладные, доказательства продажи товара в крупных торговых точках) в любом случае не могут подтвердить приобретение различительной способности упаковки товара. К такому выводу Палата по патентным спорам пришла в деле «Tic Tac», где словесный элемент также не был заявлен к правовой охране в качестве составной части упаковки 15.

Указанный довод представляется спорным и неоднозначным, так как узнаваемость словесного элемента, конечно же, не исключает саму по себе узнаваемость иных элементов упаковки (печенья, конфет-драже). На практике реализация, предложение к продаже товара без маркировки его наименованием бренда практически невозможны, вместе с тем зачастую наименование тренда даже не занимает центральное место на упаковке товара. Отсутствие различительной способности самой упаковки при наличии на ней словесного элемента не может презюмироваться, а должно быть обосновано Роспатентом.

Дополнительным эффективным способом доказывания различительной способности самой упаковки в таком случае может являться проведение социологического опроса, в котором респондентам предла- гается идентифицировать товар без указания на нем словесного обозначения или указать, по каким внешним критериям они узнали упаковку определенного товара. Именно такая тактика была применена заявителем в деле «Tic Tac»: потребителю показывалась упаковка с конфетами-драже без словесного элемента «Tic Tac» и задавался вопрос о компании – производителе такого товара. 98 процентов опрошенных лиц подтвердили, что в спорной упаковке продается именно товар «Tic Tac», а не конфеты компаний-конкурентов. Суд посчитал указанный довод обосновывающим приобретение обозначения, заявленного к регистрации, различительной способности.

Довод Роспатента № 4. Так как форма упаковки является доминирующим элементом товарного знака, наличие отдельных охраноспособных элементов такого товарного знака не означает наличие различительной способности обозначения

В деле об охраноспособности бутылки водки «NEMIROFF» Роспатент посчитал, что форма бутылки в целом является традиционной для аналогичных товаров, поэтому она не подлежит правовой охране. Иные составные элементы упаковки, которые являются оригинальными, не могут быть зарегистрированными самостоятельно при отсутствии охраноспособности самой формы бутылки. Суд по интеллектуальным правам с такой позицией не согласился, указав, что, принимая решение об отказе в предоставлении правовой охраны упаковки в полном объеме, Роспатент также обязан оценить возможность предоставления правовой охраны ее составным элементам (визуальная отличимость, запоминаемость) при условии дискламации самой бутылки.

Похожий довод Роспатента был отражен и в деле «Карат», где государственный орган утверждал, что возможна дискламация изобразительного элемента в целом, а не его составных частей (в рассматриваемом деле суд признал различительную способность части изобразительного элемента товарного знака-упаковки – деревянной ложки, при этом оставив реалистичное изображение творога на такой ложке в качестве неохраняемого элемента). Рассматривая спор в кассационной инстанции, Президиум Суда по интеллектуальным правам не согласился и с этим доводом кассационной жалобы Роспатента, указав, что изобразительная часть товарного знака может состоять из различных элементов, которые не являются при любых обстоятельствах единой картинкой.

Такой подход представляется обоснованным и подтверждается более ранней практикой Суда по интеллектуальным правам. Так, в приведенном деле «MUMM» Суд по интеллектуальным правам не указал на соответствие самой бутылки (ее горлышка, общей формы) критерию оригинальности, однако указал, что составной частью этой бутылки, являющейся оригинальной, является диагонально расположенная красная лента, которая обладает охраноспособностью.

Таким образом, отсутствие охраноспособности формы товара или отдельных составных элементов изображения, заявленного к регистрации в качестве товарного знака, не свидетельствует автоматически об отсутствии охраноспособности иных составных элементов товарного знака.

По результатам проведенного анализа практики Суда по интеллектуальным правам и Роспатента напрашиваются следующие выводы:

• •    удобная форма упаковки (ее утилитарность) не исключает отсутствие оригинальности, которая может достигаться в том числе за счет творческого исполнения или концептуальности упаковки;

• •    традиционность упаковки должна оцениваться в контексте принятых на соответствующем рынке дизайнов

(форматов) упаковки, а не абстрактно; в противном случае любые упаковки, соответствующие стандартам ГОСТ, не обладали бы охраноспособностью;

• •    отдельные незначительные (не бросающиеся в глаза элементы), отличающиеся от традиционной формы упаковки, не означают наличие различительной способности упаковки в целом;

• •    Роспатент не вправе переоценивать свой же вывод о наличии различительной способности аналогичной упаковки того же заявителя, принятый ранее (если ранее похожей упаковке правовая охрана уже предоставлялась);

• •    Роспатент вправе зарегистрировать товарный знак, исключив из объема правовой охраны саму форму упаковки или отдельные изобразительные элементы этикетки товара, оставив в качестве охраняемых элементов иные составные части такой упаковки или этикетки, обладающие различительной способностью;

• •    реализация упаковки с добавлением словесных элементов не означает автоматически отсутствие различительной способности упаковки в целом, указанный факт должен быть обоснован Роспатентом.

* * *

Окончание. Начало на с. 65

• •    сотрудники компании обычно не предоставляют контактные данные наймододателя квартиры нанимателю;

• •    с клиентами, как правило, не подписывается договор публичной оферты, заключается исключительно договор об оказании услуг;

• •    в обязанности агента входит организация просмотров квартир и сопровождение клиента во время этих презентаций и за просмотры плата не взимается;

• •    в компании обычно не предусмотрена предоплата. Оплата риэлторских услуг производится только после подписания клиентом договора найма с собственником жилплощади;

• •    агентство не высылает СМС с номером счета для перечисления комиссии, а также не прописывает в договоре возможность оповещения посредством СМС;

• •    выполнение риэлторской услуги не имеет временных ограничений: агентство занимается поиском подходящего варианта до тех пор, пока он не будет найден;

• •    в ряде компаний при каждой сделке клиент получает от компании гарантийный талон – официальный документ, в соответствии с которым компания берет на себя обязательства по полному сопровождению нанимателя в течение всего срока действия договора найма;

• •    компания должна иметь собственный сайт, где указаны координаты всех подразделений – по телефону или онлайн-обращением можно уточнить любую информацию об услугах;

• •    в рекламных объявлениях обязательно указываются номера городских телефонов с кодом города и, возможно, дополнительно мобильный телефон агента.

Информация предоставлена пресс-центром компании ИНКОМ-Недвижимость