Практика разрешения доменных споров

Количество нарушений исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий в сети Интернет в настоящее время, как показывает отечественная и зарубежная практика, постоянно возрастает. Данная тенденция связана с высокой коммерческой значимостью средств индивидуализации и возрастанием их оборота в сети Интернет.    Законодательство    предусматривает    для    средств индивидуализации исключительное право использования фирменного наименования, товарного знака, коммерческого обозначения, наименования места происхождения товара путем их размещения в сети Интернет (ст. 1474,  1484,  1519,  1539 ГК РФ). Использование вышеперечисленных объектов в Сети носит не только правомерный, но и противоправный характер. Нарушениям средства индивидуализации подвергаются посредством размещения тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации без разрешения правообладателя на интернет-сайтах, на продукции, размещенной на сайте (см. дело по иску ООО «Бэст Трейд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» к ИП Макеевой Л. В. о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак1), посредством использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения со средством индивидуализации правообладателя. Наиболее острым является при этом вопрос использования в Сети доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения со средствами индивидуализации, в том числе, товарными знаками (знаками обслуживания), фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями.

Для успешного разрешения доменных споров и борьбы с киберсквоттерами (нарушителями прав на средства индивидуализации в Сети) необходим эффективный механизм судебной и административной защиты. К сожалению, отечественное законодательство очень скудно урегулировало вопросы использования и защиты средств индивидуализации в сети Интернет вообще и в доменных именах в частности, ограничившись лишь определением понятия доменного имени и упоминанием возможности использования средств индивидуализации в Сети.

В связи с этим, подходы и правовые позиции, касающиеся доменных споров, выработала судебная практика.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 № 5560/082 и от 18.05.2011 № 18012/103, оценивая действия администратора домена на предмет наличия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Совокупность этих трех критериев дает основания для вывода о том, что использование спорного доменного является актом недобросовестной конкуренции. При этом сама по себе недобросовестная регистрация доменного имени составляет нарушение исключительного права на товарный знак. Также, у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени, если он не является владельцем одноименного товарного знака или коммерческого обозначения (см. дело по иску Карел Хадек/Karel Hadek к ИП

В дальнейшем при рассмотрении споров, связанных со столкновением доменных имен и средств индивидуализации, арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам руководствовались данной правовой позицией Высшего арбитражного суда (см. например, дела по иску Компании Рекитт Бенкизер Н.В. (Rekitt Benkizer N.V.) к компании INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A. (ИНТЕРНЭШНЛ ЛОУ АССОСИЭЙШН С.А.) о запрете использования товарных знаков "VANISH"5; по иску ООО "ВОБИС Компьютер" к ООО "СэйлНэймс" и компании ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. о запрете компании использовать в наименовании домена HIGHSCREEN.RU обозначение, сходное с товарными знаками "ВОБИС Компьютер"6; по иску Компании Манн&Шредер ГмбХ (Mann&Shreder Gmbh) к ООО "СэйлНэймс" о запрете использования международного товарного знака "Fruttini" по свидетельству N 871230 в доменном имени "fruttini.ru" в сети Интернет7;

В 2014 г. Президиум Суда по интеллектуальным правам в Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утв. Постановлением от 28 марта 2014 г. № СП-21/4) обобщил судебную практику по делам о столкновении доменных имен и средств индивидуализации и дал понятие доменных споров - это споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Также Суд по интеллектуальным правам сформулировал правовые позиции, применяемые при рассмотрении доменных споров.

В п. 1 Справки СИП отметил, что нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Таким образом, Суд обратил внимание на то, что нарушением исключительного права на товарный знак является использование доменного имени, тождественного или до степени смешения с товарным знаком, в отношении однородных товаров.

Суд по интеллектуальным правам рекомендовал, что по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN)10.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам обобщил практику рассмотрения доменных споров и установил ряд правовых позиций, в которых он дал понятие доменного спора, определил, что является нарушением исключительного права на товарный знак при возникновении доменного спора, определил лиц, которые несут ответственность за нарушение исключительного права и пределы этой ответственности.

В дальнейшем, после вынесения данной Справки арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам в делах придерживались вышеприведенной позицией Суда по интеллектуальным правам и устанавливали, что:

• -    использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком

(например, является нарушением исключительного права на товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;

• -    согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности, а также учитывая, что участниками споров в сети Интернет согласно обычаям международной торговли являются лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, акт недобросовестной конкуренции по использованию доменного имени (регистрации, администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть осуществлен лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке, а также лицом, не осуществляющим предпринимательской деятельности;

• -    доменное имя и адрес электронной почты не являются средствами индивидуализации юридического лица;

• -    наличие права администрирования доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени;

• -    администратор доменного имени не имеет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени, если он не является владельцем одноименного товарного знака¹¹.

В целом, обобщая судебную практику по доменным спорам, можно прийти к выводу, что суды, разрешая вышеперечисленные требования, выработали определенный механизм разрешения данных споров. Ключевая позиция судов заключатся в том, что использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком (например, доменное имя "" и товарный знак "HORSTEK", доменное имя "" и товарный знак "perfekta", доменное имя и товарный знак "CARMELLA", доменное имя "" и фирменное наименование "ТраверсГрупп", доменное имя и товарный знак "Karel Hadek" т. п.) является нарушением исключительного права на товарный знак или иное средство индивидуализации. Владелец доменного имени несет гражданско-правовую ответственность за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации, если в ходе судебного разбирательства будет доказано, что его действия по использованию доменного имени, сходного или тождественного со средством индивидуализации другого лица, не основаны на законном интересе и являются актом недобросовестной конкуренции.

Также стоит отметить, что доменные споры касаются в основном таких средств индивидуализации, как товарные знаки и фирменные наименования. Что касается коммерческих обозначений, то "На вопрос о том, может ли доменное имя являться коммерчески обозначением следует ответить отрицательно, поскольку коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия, что в случае с доменом отсутствует"12.