Принцип добросовестности и требование о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака

Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает для всех участников гражданского оборота запрет на злоупотребление своим правом и тем самым рамки, в которых участники гражданских правоотношений могут действовать, а именно использовать гражданские права для причинения вреда кому-либо, действовать в обход закона, чтобы достичь противоправных целей и иным образом использовать свои права заведомо недобросовестно. Злоупотребление правом – это особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения 1. Гражданский закон не имеет исчерпывающего списка запретов, поскольку в статье 10 ГК РФ имеется формулировка «иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав». Определять такое «иное» осу- ществление права необходимо со ссылкой на общие принципы гражданского права 2. Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что запреты, которые установлены в ГК РФ (в рассматриваемом случае – запрет на злоупотребление правом) необходимы, чтобы обеспечить исполнение положений статьи 17 Конституции Российской Федерации, и работают на то, чтобы пресечь недобросовестное поведение 3. Как отмечал Верховный Суд Российской Федерации, лицо, которое злоупотребляет своим правом, «поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность» 4.

Как видно из проведенного анализа, понятие «злоупотребления правом» толкуется достаточно широко. В сфере интеллектуальных прав имеются работы, которые описывают пределы осуществления права на защиту интеллектуальных прав 5.

Законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом 6. Такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении дела, например, по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права и на основании решения суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права и является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Следовательно, доводы о злоупотреблении правом при приобретении исключительного права на товарный знак могут быть положены не в основу самостоятельного требования об этом, а использованы, как правило, в качестве аргументов защиты против недобросовестной стороны в возникшем споре либо применены в качестве дополнительного обоснования какого-либо основного требования 7.

Следует отметить, что у лица, чьи права нарушены регистрацией и последующим использованием товарного знака, имеются механизмы защиты нарушенного права, но только в том случае, если лицо, которое недобросовестно зарегистрировало товарный знак, является его конкурентом. Эта логика следует из законодательства о защите конкуренции 8, поскольку для признания действий по регистрации и (или) использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции на основании статьи 14.4 или 14.8 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) необходимо наличие именно конкурентных отношений, в противном случае законодательство о защите конкуренции неприменимо.

Вместе с тем в практике бывают ситуации, когда предъявление самостоятельного требования о злоупотреблении правом может быть необходимым средством правовой защиты, например когда лицо, которое регистрирует на себя товарный знак, не является конкурентом по отношению к заинтересованному в таком обозначении лицу. В этом случае возникает двойственная ситуация – владелец товарного знака не нарушил ни одну норму права на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, но с учетом обычаев делового оборота добросовестность такого правообладателя вызывает вопросы, а заинтересованное лицо должно иметь необходимые меры защиты. При возникновении ситуации, когда товарный знак регистрирует недобросовестное лицо, у пострадавшего от такой регистрации лица есть несколько вариантов поведения.

Во-первых, если к нему будет предъявлено требование о взыскании компенсации, то он сможет в качестве своей правовой позиции указать, что имеет место злоупотребление правом со стороны правообладателя такого товарного знака, но в этом случае ответчику нужно будет доказать такое злоупотребление, а правообладатель до момента обращения с иском может сделать все возможное, чтобы его действия не были признаны злоупотреблением, например вы- дать лицензию на использование спорного товарного знака реальному конкуренту пострадавшего лица.

Вместе с тем судебная практика указывает на то, что такое недобросовестное лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения, а установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно 9. Аналогичная ситуация возможна, когда на рынке есть несколько субъектов, которые используют одинаковые обозначения, имеющие широкую известность, без регистрации их в качестве товарного знака, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранить присутствие третьих лиц на рынке определенного товара, поскольку такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя 10.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индиви- дуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей 11.

Вместе с тем в случае, когда пострадавшее лицо еще не использует такое обозначение, а только намеревается и делает для этого соответствующие приготовления, например проходит процедуру регистрации лекарственного препарата, то ни о какой широкой узнаваемости бренда не может идти речь, так как бренд еще не известен потребителю. В таком случае пострадавшее от такой регистрации лицо в рамках дела о взыскании компенсации, запрете использования обозначения лишено возражений, касающихся злоупотребления правом со стороны правообладателя. Даже если правообладатель товарного знака использовал широко известный бренд для целей регистрации обозначения, то стороны будут находиться в состоянии неопределенности. Разрешится эта ситуация только в случае предъявления иска правообладателем. При этом даже в случае отказа в защите исключительного права этот механизм не является эффективным средством, поскольку право на товарный знак остается за истцом, а ответчик получает легальную возможность использовать такое обозначение 12.

Во-вторых, пострадавшее лицо по истечении трех лет с момента регистрации спорного товарного знака может прекратить его охрану досрочно на основании статьи 1486 ГК РФ, если правообладатель такого товарного знака не будет его использовать,

однако пострадавшее от регистрации лицо будет находиться три года в состоянии неопределенности, а выполнение правообладателем действий по выдаче лицензий на спорный товарный знак реальным конкурентам пострадавшего сделает невозможным досрочное прекращение такого товарного знака.

В-третьих, аналогичная ситуация возможна в случаях, когда пострадавшее лицо, например, будет оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку после регистрации не в соответствии со статьей 1483 ГК РФ или подаст обращение против регистрации товарного знака в период проведения экспертизы, по существу, на основании статьи 1493 ГК РФ. Да, если у лица имеется обозначение, которое является тождественным или сходным до степени смешения со спорным обозначением, то шансы пресечь недобросовестные действия потенциального правообладателя гораздо выше. Вместе с тем в ситуации, когда бренд является новым для компании, фактически единственно возможным выходом для пресечения недобросовестных действий является оспаривание товарного знака по абсолютным основаниям, указанным в статье 1483 ГК РФ, однако в такой ситуации заинтересованное лицо полностью лишается возможности зарегистрировать аналогичный бренд на себя.

Приведенные примеры показывают, что отсутствие действующих механизмов по признанию регистрации такого знака злоупотреблением правом сковывает добросовестных участников гражданского оборота в средствах правовой защиты против таких лиц.

Судебная практика прямо подтверждает, что факт недобросовестности может быть установлен уже на стадии подачи заявки на регистрацию товарного знака недобросовестным лицом, «поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения, а последующее поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно» 13.

Как неоднократно отмечал Суд по интеллектуальным правам, сами по себе недобросовестные действия по приобретению исключительного права на товарный знак без недобросовестных действий по использованию такого права по общему правилу могут составлять акт недобросовестной конкуренции 14.

Следовательно, отсутствие конкурентных отношений не должно влиять на возможность признания действий по регистрации товарного знака недобросовестными. Нельзя отрицать, что злоупотребление правом должно иметь достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений 15, однако на стадии подачи заявки большинство вы- водов будут строиться на предположении недобросовестного поведения, но могут быть и случаи, когда лицо, например, заказывает разработку бренда и в рамках спора по договору регистрирует на себя обозначение, которое являлось предметом сделки. В таком случае очевидно, что лицо регистрирует обозначение не с целью индивидуализации своих товаров (работ, услуг), а только для оказания давления на сторону по договору.

Индивидуализирующая функция товарного знака как основной механизм этого объекта неоднократно подчеркивалась в судебной практике. Например, практика аккумулирования товарных знаков без их использования противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя 16, так же как признание на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, то есть регистрация одинаковых обозначений, поскольку на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право 17. В результате использования механизмов аккумуляции без использования товарных знаков «потребители могут быть введены в заблуждение, что противоречит природе товарного знака как частного блага, объекта конкурирующего использования» 18.

Буквальное толкование подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ показывает, что в норме идет речь о двух самостоятельных основаниях признания недействительной регистрации товарного знака, а именно злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция. Следовательно, вынесенное решение о злоупотреблении правом, прямо предусмотренное в подпункте 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, является основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Вместе с тем, как верно отмечает Г.В. Разумова, «иск с требованием установить только злоупотребление правом ничему не противоречит» 19.

В контексте подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ акты недобросовестной конкуренции, в том числе связанные с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации, по смыслу норм статей 14.4 и 14.8 Закона о защите конкуренции также являются злоупотреблением правом 20.

Как верно отметил Э.П. Гаврилов, действия заявителя, направленные на регистрацию товарного знака, ни при каких условиях не могут являться недобросовестной конкуренцией, поскольку государственную регистрацию товарного знака осуществляет не заявитель, а Роспатент 21.

Следует заметить, что недобросовестность как основание для прекращения регистрации товарного знака или отказа в его регистрации отмечается и в зарубежных за-

конодательствах, например в Германии 22. Верховный суд ФРГ выделяет следующие критерии недобросовестной регистрации товарного знака: регистрация, нацеленная на воспрепятствование использованию обозначения, ранее начатому иным субъектом 23 или регистрация, ставящая задачу блокировать возможности иного субъекта зарегистрировать соответствующий товарный знак 24.

При этом немецкое право в качестве меры противодействия недобросовестности при подаче заявки на регистрацию товарного знака уделяет особе внимание предшествующему использованию, которое должно «заслуживать защиты» и осуществляться в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак 25. Следовательно, этот критерий исключает регистрацию обозначения, которое регистрируется не для целей индивидуализации, а для целей недобросовестного поведения. Доказательствами недобросовестности могут выступать прежние деловые взаимоотношения, переговоры, контракты между правообладателем и лицом, изначально использовавшим спорное обозначение 26.

Во Франции недобросовестной признается регистрация товарных знаков, тождественных (сходных) общеизвестным брендам 27, когда лицо не могло не знать об известности регистрируемого им обозначения в отношении другого производителя, заявка подается субъектом, против которого инициировано разбирательство о нарушении исключительного права на соот- ветствующее обозначение 28, или регистрация осуществляется с целью сохранения правовой охраны товарного знака, который не используется 29.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что действующее правовое регулирование защиты от недобросовестных действий лиц по регистрации товарных знаков не содержит механизмы, которые позволили бы лицу, вступившему в конфликт с не-конкурентом по смыслу законодательства о защите конкуренции или нуждается в защите обозначения, планируемого к использованию в рамках взаимодействия с потребителями, защитить свой законный интерес.

Недобросовестная регистрация товарного знака по своей природе является злоупотреблением права по смыслу статьи 10 ГК РФ, и это должно быть наказуемо. Недобросовестная регистрация товарного знака должна оспариваться напрямую в суде без учета конкурентных отношений между сторонами или быть основанием для отказа в регистрации на основании статьи 1483 ГК РФ и, следовательно, использоваться заинтересованным лицом как довод при подаче обращения на основании статьи 1493 ГК РФ.

При признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением права следует учитывать, что между сторонами спора не всегда могут быть конкурентные отношения, а также то, что применение норм о недобросовестной конкуренции не позволяет разрешить правовой конфликт, связанный с регистрацией в качестве товарных знаков обозначений, ранее использовавшихся несколькими лицами. В таких случаях требуется учитывать соответствие действий по регистрации товарного знака всем его функциям, а не только цели обеспечения конкуренции. Кроме того, умышленную регистрацию обозначения даже при отсутствии конкретных отношений однозначно нельзя считать добросовестным поведением правообладателя такого товарного знака.

В условиях действующего законодательного регулирования оправданно сформулировать на уровне судебной практики однозначный вывод о возможности заявления в качестве самостоятельного требования о признании регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТО ЧНИКИ *

• 1.    Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

• 2.    Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М. : Статут. Серия: Классика российской цивилистики. 2000. 414 с.

• 3.    Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

• 4.    Голофаев В. В. Пределы осуществления права на защиту товарного знака. Злоупотребление правом на защиту товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20. С. 40–53.

• 5.    Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы

• 6.    О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

• 7.    Ворожевич А. С., Козлова Н. В. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты // Lex russica. 2017. № 5. С. 70–82.

• 8.    Об утверждении справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий : постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

• 9.    Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021) : утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 7 апреля 2021 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

• 10.    Posner R. A., Landes W. A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. 435 p.

• 11.    Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 года // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3. С. 4–27.

• 12.    Гаврилов Э. П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (часть II) // Патенты и лицензии. 2009. № 12. URL: https://base.garant.ru/5808648/

• 13.    Gesetz uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Act of 25 October 1994 BGBL. I/2004. P. 3082), Gesentz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Act of 12 Mar. 2004 BGBL I/2004. P. 390).

• 14.    Wiedmann E. Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht. Baden-Wurttemberg, 2002. 403 s.

• 15.    Tsoutsanis A. Trademark registration in a bad faith. Oxford, 2010. 364 p.

«КонсультантПлюс».