Проблемы разрешения споров при столкновении авторских прав и прав на товарные знаки

Д.И. Серегин руководитель департамента интеллектуальной собственности юридической фирмы «ЮСТ»

Статья 138 Гражданского кодекса Российской Федерации делит объекты исключительных прав на две группы: результаты интеллектуальной деятельности, к которым, в частности, относят объекты авторского права, и средства индивидуализации, которые включают товарные знаки и фирменные наименования.

Общим для указанных объектов является режим правовой охраны, сущность которого заключается в гарантированной государством монополии на их использование. Однако цели предоставления монополии в отмеченных двух случаях различны.

В целом институт авторского права призван стимулировать творческую активность и создание литературно-художественных произведений для удовлетворения культурных и эстетических потребностей общества. Механизм такого стимулирования заключается в обеспечении права на получение прибыли за счет монопольного использования созданных произведений. Нарушение этого вида исключительных прав представляет собой пример паразитирования на чужих достижениях: не затрачивая собственных средств на разработку нового произведения, нарушитель пользуется плодами деятельности другого лица. Однако современные рыночные условия обусловливают стремление каждого продавца выделить свои товары из множества других путем использования различных средств: словесных обозначений, особого внешнего оформления, оригинальной формы товара. Для обеспечения потребителю возможности выбрать товар с необходимыми свойствами на упомянутые средства индивидуализации при определенных условиях пре- доставляется исключительное право. Соответственно, целью предоставления исключительного права на средства индивидуализации является обеспечение возможности выделения потребителем товаров конкретного производителя. В свою очередь, противоправное использование средства индивидуализации заключается не в нарушении монополии как таковой, а в реализации своего товара под видом товара конкурента. В большинстве случаев это сопровождается введением потребителя в заблуждение относительно качества и потребительских свойств товара.

Законодательные акты, регулирующие отношения, связанные с конкретными объектами исключительных прав, по-разному формулируют содержание исключительного права. Например, из статьи 4 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) следует, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами, в то время как никто иной не может использовать охраняемый знак без санкции правообладателя.

Права, которыми законодатель наделяет автора, перечисляются в Законе Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) более подробно. Эти права прежде всего делятся на личные неимущественные и имущественные. В первую группу входят права, которые находятся в неразрывной связи с личностью автора и не могут быть переданы другим лицам. К ним относятся право авторства, право на имя, право на обнародование, право на защиту репутации автора. Во вторую группу входят исключительные права на использование произведения, которые включают, в частности, право на воспроизведение, право на распространение, право на импорт, право на перевод, право на переработку.

В некоторых случаях допускается использование объектов исключительных прав и без согласия правообладателя. Например, согласно статье 19 Закона об авторском праве допускается цитирование в оригинале и переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати, без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что сущность исключительного права заключается в гарантированной правообладателю возможности монопольно пользоваться и распоряжаться соответствующим объектом, которой корреспондирует обязанность остальных лиц воздерживаться от несанкционированного использования объекта в том случае, если санкция необходима.

Изложенные различия между правами на товарный знак и правами, которыми обладает автор произведения, не исключают, однако, ситуации, в которой один и тот же объект может одновременно выступать в роли товарного знака и охраняться в соответствии с Законом об авторском праве.

Вполне очевидно, что в большинстве случаев разработка товарного знака предполагает определенную долю творчества, и зачастую товарный знак может рассматриваться как произведение, охраняемое авторским правом. По этой причине отношения, возникающие при разработке и регистрации товарного знака, могут регулироваться не только Законом о товарных знаках, но и положениями Закона об авторском праве. Следовательно, если обладатель авторских прав и правообладатель товарного знака являются разными лицами, то разрешение конфликта должно происходить с учетом положений как Закона об авторском праве, так и Закона о товарных знаках. В качестве примера такого конфликта можно привести спор, связанный с обозначением «ФТОРОДЕНТ» и внешним оформлением упаковки соответствующей зубной пасты.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Уральские самоцветы» (впоследствии – ОАО «Концерн «Калина») обратилось с иском к ОАО «Косметическое объединение «Свобода» о защите исключительного права на товарный знак № 162143 «ФТОРОДЕНТ – FTORODENT», зарегистрированный, в частности, в отношении зубной пасты. В свою очередь, ОАО «Косметическое объединение «Свобода» предъявило встречный иск о запрете истцу воспроизводить при производстве зубной пасты дизайн – макет художественного оформления упаковки – зубной пасты «Фтородент», поскольку считало себя обладателем авторских прав на соответствующее произведение дизайна.

В рассматриваемом случае предъявление встречного иска и представление доказательств наличия авторских прав на внешний вид упаковки продукции, в сущности, использовались в качестве средства защиты от первоначального иска. Вместе с тем удовлетворение подобного иска в ситуации, когда регистрация товарного знака продолжает действовать, может создать правовую коллизию: с одной стороны, правообладатель на основании Закона о товарных знаках будет иметь права на зарегистрированный товарный знак, однако, с другой стороны, его использование будет запрещено.

Недопустимость создания подобной коллизии отмечена в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № КГ-А40/2918-05. Суд первой инстанции принял решение о запрете ответчику использовать на этикетках комбинированные товарные знаки, в которых усматривалось сходство с произведениями изобразительного искусства, принадлежа- щими истцу, и их элементами. Апелляционная инстанция признала законность решения суда первой инстанции. Однако кассационная инстанция отменила ранее принятые по делу судебные акты, указав, что, по существу, суды вынесли противоречивые судебные акты, исключающие для истца возможность дальнейшего использования товарных знаков при сохранении регистрации самого товарного знака. Из этого постановления следует, что принятые судебные акты фактически были направлены на запрет ответчику использовать зарегистрированные товарные знаки и предполагали прекращение правовой охраны, предоставленной на основании регистрации. В то же время оспаривание регистрации товарного знака первоначально должно происходить в административном порядке путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Следовательно, разрешение судом иска, основанного на положениях Закона об авторском праве, с требованием запретить ответчику использовать в своей деятельности зарегистрированный товарный знак невозможно без разрешения вопроса о законности регистрации товарного знака до тех пор, пока не будет прекращена его правовая охрана. При этом из Закона о товарных знаках вытекает, что проверка законности предоставления правовой охраны товарным знакам может быть произведена судом лишь после рассмотрения этого вопроса в административном порядке Палатой по патентным спорам и только в рамках рассмотрения заявления о признании недействительным соответствующего решения, принятого Палатой по патентным спорам.

Правовые основания для оспаривания регистрации при столкновении прав на товарный знак с авторскими правами содержатся в статье 7 Закона о товарных знаках. Согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искус- ства или его фрагменту, без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Из указанной нормы следует, что при рассмотрении подобных споров решающее значение будет иметь момент возникновения права, то есть чье право возникло раньше. В целом это не противоречит положениям Закона об авторском праве. Вместе с тем фактический объем защиты, который обладатель авторских прав может получить на основании абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, не во всем совпадает с объемом прав, предоставляемым Законом об авторском праве.

Закон об авторском праве упоминает несколько видов объектов правовой охраны, которые включают произведения науки, литературы и искусства. Помимо непосредственно произведений, объектами правовой охраны также могут быть их части, которые являются результатом творческой деятельности и могут использоваться самостоятельно.

Абзац 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках упоминает две группы объектов, которые могут противопоставляться товарному знаку: непосредственно объекты авторского права и объекты, производные от них. При этом в абзаце 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках упоминается только один объект авторского права, который может противопоставляться товарному знаку – произведение искусства. Остальные объекты, перечисляемые в абзаце 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, являются производными от различных объектов авторского права. К ним относятся:

• •    название произведения науки, литературы или искусства;

• •    персонаж или цитата из такого произведения;

• •    фрагмент произведения искусства.

При этом упомянутые производные объекты могут быть противопоставлены товарному знаку вне зависимости от того, подлежат они самостоятельной правовой охране, или нет, то есть являются ли они результа- том творческой деятельности и могут ли использоваться самостоятельно. Правомерность такого расширения защиты объектов авторского права представляется сомнительной. И если в отношении названия требуется установление факта известности самого произведения, то такие объекты, как персонаж, цитата или фрагмент, могут быть противопоставлены зарегистрированному товарному знаку вне зависимости от известности произведения.

Необходимо обратить внимание на то, что согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках перечисленные объекты могут быть противопоставлены товарному знаку только, если они тождественны, то есть полностью совпадают. Следовательно, при внесении в товарный знак каких-либо изменений, вследствие которых он перестанет быть абсолютно идентичным оригинальному произведению, его регистрация не будет противоречить абзацу 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках. Одним из примеров применения абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках является спор, связанный с товарным знаком «Винни» № 176873, правообладателем которого являлось общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НПО «Альтернатива».

Словесный товарный знак «Винни» № 176873 был зарегистрирован 28 мая 1999 года на имя ООО «НПО «Альтернатива» в отношении ряда товаров и услуг. Закрытое акционерное общество торговый дом «Славэкс» (ЗАО ТД «Славэкс») подало возражение против регистрации товарного знака на том основании, что этот знак воспроизводит имя персонажа известного литературного произведения Б. Заходера. При этом исключительные права на использование слова «Винни» Б. Заходер передал по авторскому договору ЗАО ТД «Славэкс». Это возражение было удовлетворено, и регистрация товарного знака прекращена. Однако действия патентного ведомства по прекращению регистрации товарного знака № 176873 были обжалованы в Арбитражный суд города Москвы.

Рассматривая дело, суды исходили из распространения правовой охраны на про- изводное произведение, в частности, перевод произведения литературы, а также на любую его часть, которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно. Сказка Б. Заходера «Винни-Пух и все-все-все», хотя и является производным произведением, однако персонаж в сказке Б. Заходера наделен автором определенными оригинальными узнаваемыми чертами.

При этом суды отклонили доводы правообладателя товарного знака № 176873 о том, что Закон о товарных знаках не запрещает регистрацию товарных знаков, воспроизводящих имя персонажа. По мнению судов, понятие «персонаж» включает в себя многие составляющие, в том числе имя, отличающее его от других схожих персонажей. Кроме этого, были отклонены доводы о том, что слово «Винни» используется в качестве имени персонажа в различны литературных произведениях, а не только в сказке Б. Заходера.

Следует отметить, что действующая редакция Закона о товарных знаках не ограничивает срок, в течение которого регистрация товарного знака может быть оспорена на основании нарушения пункта 3 стати 7, хотя прежняя редакция Закона о товарных знаках предусматривала возможность оспаривания регистрации лишь в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене. Коллизии, которые могут возникнуть при определении срока оспаривания регистрации товарного знака, разрешаются на основании правила, установленного статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Согласно этому правилу сроки оспаривания регистрации товарных знаков, предусмотренные новой редакцией Закона о товарных знаках, применяются только к товарным знакам, по которым на дату вступления в силу изменений не истекли сроки, предусмотренные ранее действовавшим законодательством. С учетом даты вступления в силу указанных изменений в настоящее время на основании положений абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках могут быть оспорены только товарные знаки, сведения о регистрации которых были опубликованы после 27 декабря 1997 года.

Однако изложенное требует ответа на вопрос: насколько правомерно снятие ограничений сроков оспаривания регистрации товарных знаков? Из анализа Закона о товарных знаках и соответствующей судебной практики можно сделать вывод, что положения пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках прежде всего направлены на защиту интересов обладателей различных субъективных гражданских прав, которые могут нарушаться вследствие регистрации товарного знака. Таким образом, оспаривание обладателем авторских прав регистрации товарного знака на основании абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках направлено на прекращение нарушения авторских прав и фактически является защитой субъективного гражданского права.

Вместе с тем, поскольку судебная защита гражданских прав ограничивается сроками исковой давности, на практике может сложиться ситуация, когда правообладатель уже утратит право требовать судебной защиты, например прекращения несанкционированного использования произведения, однако в административном порядке защита по-прежнему может быть предоставлена.

Кроме того, неограниченный срок оспаривания регистрации товарного знака не соответствует тем принципам, которые лежат в основе срока исковой давности и, в частности, принципу стабильности и определенности гражданских отношений.

Следует также обратить внимание на то, что согласно пункту 3 статьи 28 Закона о товарных знаках возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7, может подать любое лицо, а не только обладатель нарушенных прав. В то же время судебная защита может предоставляться только непосредственному обладателю гражданских прав. В частности, из анализа статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) следует, что истец в ходе судебного разбирательства обязан доказать наличие у него права на иск, то есть права на обращение в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Применительно к оспариванию решений, принятых Палатой по патентным спорам, указанное положение развивается в статье 198 АПК РФ, согласно которой правом оспаривания ненормативных актов обладают лишь лица, чьи права и законные интересы нарушаются таким актом.

В связи с изложенным предоставление права на подачу возражений против регистрации товарных знаков по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, любому, а не только заинтересованному лицу фактически лишено смысла. При отказе Палатой по патентным спорам в удовлетворении возражения, поданного незаинтересованным лицом, такой отказ не будет нарушать права этого лица, и оно не будет обладать правом на судебную защиту путем обжалования соответствующего решения.

В завершение представляется целесообразным остановиться на еще одной проблеме, возникающей при реализации положений абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках. Указанная норма требует от правоприменительного органа установить в ходе разбирательства, в частности, что объект, противопоставляемый товарному знаку, действительно является объектом авторского права, то есть его создание имело творческий характер, а также отсутствие у правообладателя товарного знака авторских прав на такой объект и их принадлежность другому лицу. В большинстве случаев установление этих обстоятельств невозможно без проведения экспертизы. Однако процедура рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений против регистрации товарных знаков не предусматривает возможность назначения независимой экспертизы.

На основании пункта 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам1 при рассмотрении возражений против регистрации товарных знаков коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и (или) указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. Кроме этого, в случае заявления правообладателем товарного знака о наличии у него авторских прав на товарный знак, между сторонами разбирательства возникнет гражданско-правовой спор, который не может быть разрешен в административном порядке Палатой по патентным спорам. До разрешения такого спора в суде Палата по патентным спорам будет лишена возможности рассмотреть возражение против регистрации товарного знака.

Такой вывод, в частности, подтверждается материалами судебной практики. На рассмотрении антимонопольного органа находилось дело, возбужденное в отношении компании RDM по признакам недобросове- стной конкуренции. Компания L-Junction, осуществлявшая деятельность, связанную со звукозаписью, выпустила сборник песен под названием «Моей душе покоя нет». Это название было тождественно строке из стихотворения «Про кого-то» поэта Роберта Бернса в переводе С. Маршака. В связи с этим компания L-Junction приобрела права на использование указанной части произведения у наследников С. Маршака. Через некоторое время компания RDM выпустила сборник песен под аналогичным названием, что и послужило причиной возбуждения дела антимонопольным органом. В ходе разбирательства компания RDM предъявила доказательства наличия у нее прав на использование строки из стихотворения «Моей душе покоя нет». Антимонопольный орган, рассмотрев спор, принял решение, которым признал осуществление компанией RDM недобросовестной конкуренции. Однако впоследствии решение было оспорено в арбитражном суде и отменено. Одной из причин отмены такого решения послужило то, что антимонопольный орган фактически рассмотрел спор о праве, возникший между хозяйствующими субъектами, в то время как рассмотрение подобного спора должно было происходить в судебном порядке.

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51/14. Тел.: + 7 (495) 777-56-83. Факс: 777-56-82

Эл. почта: |

Абсолютно.

Обслуживание НПФ

Обслуживание ПИФ

Услуги спецрегистратора

Депозитарное обслуживание

¹ Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам утверждены приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 мая 2003 года № 56.