Установленные законодательством РФ правила использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) - общая характеристика и уголовно-правовой аспект

Источники правового регулирования . В числе правовых источников, устанавливающих правила использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг), прежде всего стоит выделить IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно гл. 69 «Общие положения» и гл. 76 «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», в которых дается нормативное определение средств индивидуализации товаров (работ, услуг), перечисляются способы и пределы их использования, установлены условия предоставления им правовой охраны и закрепляются права правообладателей.

Различные аспекты использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) регулируются федеральным законодательством, а именно нормами: таможенного законодательства – гл. 46 Таможенного кодекса Таможенного союза, гл. 42 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; антимонопольного законодательства – ст.ст. 14.2, 14.5, 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 4 ст. 5 Закона 2

«О рекламе»; законодательства об административной ответственности – ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»; законодательства об уголовной ответственности – ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».1

Нормы права, устанавливающие в первую очередь уголовную, а также иную ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) так или иначе являются бланкетными и основываются на положениях IV части ГК РФ. Поэтому для анализа уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) необходимо сначала изучить установленные законодательством РФ правила их использования на основании положений IV части ГК РФ.

Понятие средств индивидуализации товаров (работ, услуг) . Согласно ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе: фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

На основании ст. 1477 ГК РФ товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Знак обслуживания – это обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания. Все требования, которым должен соответствовать товарный знак, применимы в Российской Федерации без каких-либо исключений к знакам обслуживания.2 Товарный знак и знак обслуживания отличаются лишь по объекту маркировки: если товарные знаки индивидуализируют и рекламируют товары    определенных производителей, то знаки обслуживание предназначены для индивидуализации однородных услуг, оказываемых разными лицами.3

При этом из сущности товарного знака и знака обслуживания вытекает, что одно и то же обозначение, используемое одновременно для индивидуализации товаров и услуг одного правообладателя будет являться и товарным знаком, и знаком обслуживания. Практика применения норм ГК РФ о товарных знаках и знаках обслуживания, а также указание ст. 1477 ГК РФ о том, что правила о товарных знаках применяются к знакам обслуживания, показывает, что под термином «товарный знак» в российской правовой системе понимается и товарный знак, и знак обслуживания, то есть различия между данными терминами легко стираются. Это обстоятельство вытекает также из того факта, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при регистрации знака обслуживания выдает свидетельство на товарный знак.

Поэтому с точки зрения законодательства по своему существу рассматриваемые объекты интеллектуальных прав являются сходными, только один из них применяется для обозначения товаров, а другой – для обозначения работ и услуг; идентичная правовая природа данных объектов позволила законодателю объединить их в нормах о товарных знаках.4

Таким образом, исходя из положений ГК РФ следует заключить, что под средствами индивидуализации товаров (работ, услуг) следует понимать конкретные объекты интеллектуальных прав - товарные знак и знаки обслуживания, которые на основании ст. 1477 ГК РФ могут быть объединены одним понятием - товарный знак.

Иные средства индивидуализации в соответствии с законодательством РФ не могут быть отнесены к средствам индивидуализации товаров (работ, услуг), так как имеют иное содержание. Так, фирменное наименование и коммерческое обозначение являются средствами индивидуализации юридических лиц и предприятий.5 Наименование места происхождения товаров, во-первых, не относится к работам и услугам; во-вторых, как вытекает из его названия, оно характеризует товар в привязке к конкретному месту происхождения товара, и тем самым индивидуализирует скорее географический объект, а не сам товар.

Из последнего вытекает и то, что ст. 180 УК РФ имеет некорректное название - «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Как минимум потому, что наименование места происхождения товара, за незаконное использование которого ч. 1, 3, 4 данной статьи УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, не является средством индивидуализации товаров (работ, услуг). А также потому, что предупредительная маркировка, за незаконное использование которой ответственность предусмотрена ч. 2 данной статьи УК РФ не является средством индивидуализации вовсе.

Представляется необходимым изменить название ст. 180 УК РФ, удалив слова «товаров (работ, услуг)». Также стоит исключить состав преступления по ч. 2 из указанной статьи. Во-первых, общественная опасность данного деяния недостаточная для его криминализации. Во- вторых, данный состав не соответствует ст. 180 УК РФ по предмету и непосредственному объекту преступления.

Правила использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Основанием использования товарного знака является наличие исключительного права на товарный знак.⁶ На товарный знак признается исключительное право, которое является имущественным правом. Данное право приобретается в установленном законом порядке.

Говоря о субъектах исключительного права на товарный знак , стоит заметить, что обладателем исключительного права может быть только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель. Физические лица, таким образом, не могут быть правообладателями товарных знаков, не приобретя статус индивидуального предпринимателя. Такой статус приобретается гражданином с момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии со ст. 23 ГК РФ.

Такое ограничение по субъектному составу обусловлено тем, что на товарные знаки не распространяются личные неимущественные права, как следует из содержания ст.ст. 1479, 1484 ГК РФ. Иначе говоря, у товарных знаков может быть владелец, но нет автора. Положение вполне объяснимое, поскольку товарный знак предназначен для отличия товаров одного производителя от аналогичных товаров других производителей, поэтому только производитель может быть субъектом права на товарный знак.

В связи с изложенным к субъектам интеллектуальных прав на товарный знак не следует относить авторов логотипа, зарегистрированного в качестве товарного знака. Национальное и международное законодательство проводит четкое разделение между авторскими правами и правами на товарный знак. Авторы логотипов сохраняют свои авторские права на созданные ими произведения, однако не приобретают по закону дополнительных прав или преимуществ в связи с государственной регистрацией их логотипа в качестве товарного знака.7

Иностранные юридические и физические лица (осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии со своей юрисдикцией) приобретают права на товарные знаки в РФ на тех же условиях и в том же порядке, что и резиденты РФ.

Оформление прав на товарный знак происходит путем государственной регистрации товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности – Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

Таким образом, в Российской Федерации, как и в других странах континентальной Европы действует принцип «регистрации», тогда как в некоторых странах (США, Великобритания, Швейцария) действует принцип «первого использования» (право на товарный знак получает тот, кто первым начал его использование в предпринимательской деятельности в отношении определенных товаров и услуг).8

Преимущества принципа регистрации перед принципом первого использования заключаются в том, что сведения о регистрации товарного знака и о перечне товаров и услуг, в отношении которых используется товарный знак, публикуются в официальном государственном реестре, а правообладатель освобождается от бремени доказывания использования. В судебных спорах достаточно предъявить свидетельство на товарный знак, чтобы доказать наличие исключительного права в отношении определенного перечня товаров и услуг. Принцип первого использования позволяет не нести расходы на государственную регистрацию товарного знака, однако влечет за собой дополнительные судебные издержки по доказыванию использования в суде.

Процедура государственной регистрации товарного знака состоит из следующих стадий:

• 1)    подача заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент;

• 2)    экспертиза обозначения Роспатентом и вынесение решения о государственной регистрации товарного знака либо об отказе в государственной регистрации;

• 3)    в случае вынесения решения о регистрации – внесение данных о товарном знаке в государственный реестр товарных знак и выдача правообладателю свидетельства на товарный знак;

• 4)    публикация сведений о государственной регистрации товарного знака.

Заявка на товарный знак подается по установленному административным регламентом9 образцу. Так же формализован и состав заявки – она должна включать строго определённый набор документов, которые представляются в порядке, установленном ст. 1492 ГК РФ.10

Товарный знак регистрируется в отношении определенного перечня товаров и услуг, для которых планируется его использование. Товары и услуги группируются по классам в соответствии с принятой

Международной классификацией товаров и услуг11. Всего предусмотрено 34 класса для товаров и 11 классов для услуг.

Одной из основных задач Роспатента при регистрации товарного знака является проверка заявленного обозначения на соответствие критериям охраноспособности. В ст. 1483 ГК РФ приводится внушительный перечень оснований, по которым товарный знак не может быть зарегистрирован. Наиболее часто основаниями для отказа в регистрации служат:

• –    отсутствие у обозначения различительной способности;

• –    введение потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя;

• –    тождество или сходство до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или зарегистрированными в РФ, а также охраняемыми в РФ в соответствии с международным договором (международные товарные знаки), в отношении однородных товаров и услуг;

• –    тождество или сходство до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) в отношении однородных товаров и услуг;

  – тождество или сходство до степени смешения с названием известного в РФ произведения науки, литературы или искусства, персонажем или цитатой из такого произведения, с именем или псевдонимом известного в РФ лица.

Поэтому задачами экспертизы является строгое соблюдение буквы закона и не допущение присутствия в гражданском обороте товарных знаков, которые могли бы вызвать смешение в глазах потребителя.

• ¹¹ Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года (пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г., в Женеве 13 мая 1977 г. и измененное 28 сентября 1979 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

Тождество и сходство до степени смешения обозначений определяется на основании Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков12 (далее – Правила регистрации товарных знаков), Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов13 (далее – Руководство по регистрации товарных знаков), а также на основании Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство14 (далее – Методические рекомендации по тождеству и сходству).

Согласно п. 41 Правил регистрации товарных знаков обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.15

Такой же подход отражен и в п. 7 Руководства по регистрации товарных знаков, а также в п. 3 Методических рекомендаций по тождеству и сходству. Следует отметить, что 24.07.2018 с введением в действие Руководства по регистрации товарных знаков утратили силу Методические рекомендации по тождеству и сходству. Однако в 2019 году еще рассматриваются заявки на товарные знаки, которые были поданы до 24.07.2018, а также рассматриваются судебные споры по оспариванию решений Роспатента относительно заявок, поданных до 24.07.2018, поэтому данный правовой источник еще подлежит применению.

Однородность товаров определяется Правилами регистрации товарных знаков, Руководством по регистрации товарных знаков, а также Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания¹⁶ (далее – Методические рекомендации по однородности). Во всех документах отражен вывод о том, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о 17 принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого     они     изготовлены,     взаимодополняемость     либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.18

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).19

Охранным документом, подтверждающим наличие исключительного права на товарный знак, является свидетельство на товарный знак.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Таким образом, исключительное право на товарный знак есть ни что иное, как имущественное право использовать товарный знак любым не запрещенным законом способом. Сущность исключительного права на товарный знак состоит в возможности его неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и 20 реализуемых товаров, а также оказываемых услуг.

Территория действия исключительного права на товарный знак не ограничивается также и по территории. Товарный знак охраняется и может быть использован на всей территории РФ в полном объеме.

Условные ограничения имеются только по времени действия исключительного права на товарный знак. Условность заключается в том, что по основному правилу исключительное право действует лишь в течение 10 лет с момента подачи заявки на товарный знак. Однако в последний год истечения срока заявитель может подать заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак еще на 10 лет. Количество таких продлений не ограничено. Поэтому при активных действиях правообладателя товарный знак может сохранять свою правовую охрану в течение неограниченного периода.

Объем и пределы правой охраны товарного знака определяются перечнем товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Данный перечень устанавливается исключительно по формальным основаниям в соответствии с государственной регистрацией и не зависит от фактически осуществляемой деятельности, от имеющихся у правообладателя лицензий (разрешений) на ведение определенного вида деятельности и специальной правосубъектности.

В п. 2 ст. 1484 ГК РФ определяются способы использования товарного знака, однако данный перечень не является исчерпывающим. Данные способы покрывают большинство случаев использования товарных знаков.

Кроме того, способы использования товарного знака, указанные в ст. 1484 ГК РФ, используются и в сфере уголовного права при расследовании преступлений по незаконному использованию средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Согласно п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» под незаконным использованием чужого товарного 13

знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров применительно к части 1 статьи 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации теми же способами, которые указаны в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Следовательно, данные способы использования товарного знака применимы как к правообладателю (как законные способы), так и к третьим лицам (как разрешенные способы или как незаконное использование товарного знака).

В подтверждение данного вывода можно привести положения ст. 1229 ГК РФ, согласно которым другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ст. 1484 ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.21

Еще одной гранью исключительного права на товарный знак является возможность правообладателя распоряжаться своим исключительным правом. Законодательство РФ предусматривает два основных способа распоряжения исключительным правом на товарный знак – отчуждение исключительного права на товарный знак22 и предоставление права использования товарного знака23.

Отчуждение исключительного права на товарный знак (в терминологии ранее действовавшего законодательства – передача исключительного права) означает, что после вступления договора в силу правообладатель утрачивает исключительное права на данный товарный знак, оно переходит к приобретателю исключительного права – новому правообладателю.24

Приобретателем исключительного права может быть также юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель. Исключительное право может быть передано как в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, так и для части товаров и услуг. Государственная регистрация перехода прав осуществляется в установленном законом порядке путем обращения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Предоставление права использования товарного знака (предоставление лицензии) оформляется лицензионным договором. Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Объемы использования товарного знака на основании лицензионного договора в рамках различных договоров могут весьма различаться.25 Лицензиар может выдать исключительную либо неисключительную лицензию, в отношении определенного перечня товаров и услуг, сократить перечень способов использования товарного знака вплоть до указания конкретного товара, на котором может быть использован товарный знак, и количества использований, указать территорию использования товарного знака (вся территория РФ, отдельный регион, группа регионов и т.п.), а также может быть ограничен срок лицензии.

Так, согласно п.1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Данная норма была введена как своего рода ограничение для недобросовестных правообладателей, регистрирующих свой товарный знак для товаров и услуг, которые они не планировали вводить в гражданский оборот. Подобные действия негативно сказываются на товарообмене и конкуренции, предоставляются одним лицам необоснованные преимущества перед другими за счет ограничения возможностей для предпринимательской деятельности для последних с помощью товарных знаков.

Регистрируя товарный знак, правообладатель тем самым негласно обязуется использовать его. В противном случае заинтересованное лицо вправе через суд прекратить досрочно правовую охрану данного товарного знака и возместить при этом все расходы, связанные с таким прекращением.

Выводы . Под средствами индивидуализации товаров (работ, услуг) следует понимать конкретные объекты интеллектуальных прав – товарные знак и знаки обслуживания, которые на основании ст. 1477 ГК РФ могут быть объединены одним понятием – товарный знак. Иные средства индивидуализации в соответствии с законодательством РФ не могут быть отнесены к средствам индивидуализации товаров (работ, услуг), в том числе наименование места происхождения товаров. В связи с этим представляется некорректным название ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», так как 16

в данной статье предусмотрена уголовная ответственность за использование других средств индивидуализации и иных объектов, не являющихся товарными знаками.

Правила использования товарных знаков регулируются различными источниками права, но фундаментальные положения, необходимые в том числе для привлечения к уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака содержатся в Гражданском кодексе РФ. Основанием для использование товарного знака является исключительное право на товарный знак, которое приобретается путем государственной регистрации товарного знака. В законодательстве РФ указаны способы использования товарного знака, однако данный перечень не является исчерпывающим. Фактически пределы использования товарного знака правообладателем почти ничем не ограничены, включая территорию и время.

При этом использование товарного знака разрешено только правообладателю. Он вправе разрешать или запрещать использование другим лицам, отсутствие запрета не является разрешением. На этом положении основывается институт уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака.