Договорное использование инновационных разработок и его значение в инновационной деятельности

ВЕСТНИК 2017

Одним1 из важнейших условий процветания страны в настоящее время является ее иннова- ционное развитие. При инновационной экономике главным ресурсом экономики становятся знания, в том числе охраняемые как интеллектуальная собственность. Для нашей страны коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности очень актуальна, поскольку необ-

ВЕСТНИК 2017

ходима качественная перестройка экономики на новый лад, которую можно реализовать путем разработки инновационных технологий, их правовой охраны и эффективного использования.

Важность инновационной деятельности для стабильного экономического развития общества и необходимость государственного регулирования этого процесса в настоящее время признается в большинстве государств мира, включая и Российскую Федерацию, о чем свидетельствуют принятые на самом высоком уровне программные документы, в первую очередь это «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1].

Формирование инновационной экономики определено Правительством Российской Федерации в качестве приоритетной задачи государства. Взят курс на достижение стратегической цели – добиться уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века [2]. Указанную цель предполагается осуществить за счет формирования мощного научнотехнологического комплекса по приоритетным направлениям в научных исследованиях и технологиях. Согласно упомянутой Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, одним из основных условий перехода экономики на инновационный путь развития является повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики и в первую очередь – в сфере экономики знаний.

Российская Федерация провозгласила стратегию инновационной модели развития как средство создания более благоприятных условий для модернизации экономики путем совершенствования правового регулирования инновационной деятельности, создания инновационной инфраструктуры, а также улучшения мер поддержки и стимулирования инновационной деятельности. Среди функций национальной инновационной системы выделяют, в частности, обеспечение механизма коммерциализации инноваций. В этой связи большое значение имеет правовое регулирование договорных отношений в инновационной сфере, в том числе – по использованию интеллектуальной собственности. Разработки, содержащие объекты интеллектуальной собственности, являются приоритетными для государства. В то же время, отсутствие рационального их использования не обеспечивает их социально-экономической эффективности. В этой связи следует отметить, что принятие на федеральном уровне множества программных правовых актов, даже содержащих важные для инновационного развития страны ориентиры, представляется недостаточным. Нужны конкретные правовые механизмы, способствующие трансферу технологий.

Примером программного правового акта может служить Приказ Минпромторга России от 31.01.2013 № 118 «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» [3]. Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года в п. 3.5. «Развитие инновационной среды и содействие созданию системы трансфера разработок в медицинской промышленности» предусматривает в частности:

– развитие государственной инновационной инфраструктуры (в частности, центров коллективного пользования, центров трансфера технологий) и обеспечение доступа к ней предприятий медицинской промышленности;

– стимулирование создания малых и средних технологических компаний, стартапов, в том числе ориентированных на удовлетворение спроса крупных российских и иностранных компаний;

– обеспечение государственной поддержки развития инжиниринга и проектной деятельности, в том числе путем поддержки проектов по созданию инжиниринговых центров, центров дизайна, сертификационных центров, содействие предприятиям в проведении технологического аудита;

– развитие механизмов венчурного финансирования, в том числе за счет создания специализированных фондов, в области финансирования проектов в медицинской промышленности.

В связи с вышеизложенным, полезно учитывать опыт регулирования инновационной деятельности (в том числе договорных отношений) на уровне законов в других странах . Рассмотрим законодательное регулирование трансфера технологий на примере США, обладающих высоким уровнем научной и инновационной активности. Приведем лишь некоторые законы США в хронологическом порядке и их особенности.

Закон Стивенсона – Уайдлера от 1980 г. о технологических инновациях потребовал от федеральных лабораторий активного участия в техническом сотрудничестве. Учредил в главных федеральных лабораториях управления по применению исследований и технологий. Учредил Центр использования федеральной технологии.

Закон Бэйя – Доула от 1980 г. разрешил университетам, некоммерческим организациям и субъектам малого бизнеса получать право собственности на изобретения, сделанные при поддержке правительства. Разрешил правительственным лабораториям выдавать эксклюзивные лицензии на патенты.

Закон от 1982 г. о развитии инновационной деятельности в малом бизнесе потребовал от государственных органов выделять средства малому бизнесу на выполнение НИОКР для решения задач, стоящих перед соответствующими органами. Учредил программу инновационных исследований в малом бизнесе (SBIR).

Закон от 1986 г. о федеральном трансфере технологий вменил трансфер технологий в обязанность ученых и инженеров всех федеральных лабораторий. Поручил учитывать деятельность по трансферу технологий при оценке работы сотрудников. Установил принцип разделения роялти для федеральных изобретателей (минимум 15%) и систему вознаграждения для других новаторов. Предусмотрел особые требования, меры поощрения и полномочия федеральных лабораторий трансфера технологий. Предусмотрел обмен персоналом, услугами и оборудованием правительственных лабораторий с их партнерами по исследованиям. Разрешил действующим и бывшим сотрудникам федеральных лабораторий участвовать в коммерциализации в объеме, при котором не возникает конфликта интересов.

Общий закон от 1988 г. о торговле и конкурентоспособности акцентировал необходимость сотрудничества государственного и частного секторов в обеспечении исчерпывающего использования результатов и ресурсов. Учредил центры трансфера производственных технологий. Дал разрешение на создание центров обучения трансферу технологий и подчинил их Министерству образования.

Закон от 1989 г. о национальной конкурентоспособности трансфера технологий предоставил федеральным лабораториям возможность заключать соглашения о совместных НИОКР и другой деятельности с университетами и частными промышленными предприятиями на условиях, в целом аналогичных тем, что установлены законом от 1986 г. о федеральном трансфере технологий.

Закон от 1992 г. о трансфере технологий малому бизнесу учредил трехлетнюю пилотную программу «Трансфер технологий малому бизнесу» (ТТМБ) для Министерства обороны, Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и социального обеспечения, НАСА и

Национального научного фонда. Потребовал от каждого из перечисленных выше пяти ведомств и учреждений финансировать проекты НИОКР, осуществляемые совместно малой компанией, университетским исследователем, центром НИОКР, финансируемым из федерального бюджета или некоммерческим исследовательским центром.

Закон от 1995 г. о национальном трансфере технологий и развитии предоставил участникам соглашений о совместных НИОКР права на интеллектуальную собственность, достаточные для быстрой коммерциализации изобретений, сделанных в рамках этих соглашений. Предоставил участникам соглашений о совместных НИОКР право на эксклюзивные или неэксклюзивные лицензии по результатам этих соглашений.

Закон от 2000 г. о коммерциализации трансфера технологий повысил способность федеральных органов лицензировать изобретения, находящиеся в федеральной собственности, путем реформирования системы обучения государственных служащих в соответствии с законом Бэйя – Доула. Разрешил лабораториям включать уже существующие изобретения, принадлежащие правительству, в соглашения о совместных НИОКР.

Закон 2007 г. о конкурентоспособности США разрешил реализовывать программы в различных агентствах, ориентированных на увеличение финансирования базовых исследований; ввел поощрение для преподавателей и студентов, работающих в области научных, технологических, инженерных и математических образовательных программ; увеличил финансирование на поисковые исследования и исследовательские программы, направленные на поддержку молодых ученых.

В России нет федеральных законов, комплексно и достаточно конкретно регулирующих именно трансфер технологий. Можно лишь привести Федеральные законы, способствующие развитию инновационной деятельности в целом, такие, как ФЗ РФ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ФЗ РФ от 22.07.2005 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», ФЗ РФ от 29.07.2017 «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вместе с тем, особое значение имеет регулирование на уровне федерального закона финансовой поддержки патентования разработок в странах предполагаемой поставки продукции, господдержки транс-

ВЕСТНИК 2017

ВЕСТНИК 2017

фера технологий в целом, защита интересов правообладателей и инноваторов за рубежом.

Многоаспектность и возможности правового регулирования трансфера технологий, более активную роль государства демонстрируют вышеприведенные примеры из американского законодательства.

Наибольшее значение для инновационной деятельности, обеспечения конкурентных преимуществ имеет внедрение охраноспособных (прежде всего запатентованных) разработок. Договорное использование (в широком смысле) таких разработок, включая распоряжение правами на разработки, весьма разнообразно. Это – самостоятельные производство правообладателем продукции и ее последующая договорная реализация; отчуждение прав на разработки; договорное взаимодействие с партнерами и посредниками с целью производства запатентованной продукции и (или) распоряжения правами на ее использование.

В настоящее время весьма актуально рассмотрение правовых аспектов использования договорных форм трансфера технологий, в которых воплощены объекты интеллектуальной собственности, которые могут охраняться патентным правом или институтом охраны секретов производства. Именно их использование, на основе легальной монополии, прежде всего дает правообладателю наибольшие конкурентные преимущества. Актуальность и востребованность изучения и усвоения практиками особенностей заключения договоров по трансферу технологий (результатов интеллектуальной деятельности – РИД) отмечает, например, В.И. Кириченко: «Общение с участниками процесса коммерциализации объектов интеллектуальной (промышленной) собственности показывает их особую заинтересованность в информации о самой практике “обращения” с перспективными с точки зрения коммерциализации РИД …» [4, с. 3].

Считается наиболее эффективным использование правообладателем разработок в собственном производстве с последующей реализацией продукции, воплощающей объекты интеллектуальной собственности. Однако так называемая торговля объектами интеллектуальной собственности путем продажи, возмездного предоставления права на их использование приносит многим инновационным организациям доходы, соразмерные с доходами от продажи инновационных товаров и услуг, производимых на основе этих инноваций. Более того, нередко по коммерческим, финансовым, экономическим или другим причинам самой организации нецелесообразно применять некоторые из разработанных её сотрудниками технологических новшеств, отдельные результаты их инновационной деятельности. Однако весьма эффективной для организации в таких случаях может оказаться продажа этих результатов творческого труда [5, с. 153–154]. Часто организация-разработчик не намерена производить товар на основе новой технологии, а нацелена на проведение исследований как основной своей деятельности. Другая причина – отсутствие собственных производственных мощностей и необходимых для производства материальных, кадровых и других ресурсов и условий. Кроме того, например лицензионная торговля используется как средство преодоления ограничений на иностранные капиталовложения.

В трансфере технологий торговля лицензиями используется наиболее часто. При этом взаимные права и обязанности лицензиара и лицензиата определяются в России частью 4 ГК РФ, заключенным договором, а также общими положениями гражданского законодательства о сделках, в том числе договорах, так как многие возникающие на практике отношения лицензиара и лицензиата не имеют специального регулирования в законодательстве. При заключении лицензионного договора стороны согласуют друг с другом ряд обычных условий, которые, с одной стороны, определяют объем передаваемых прав (условия о сроке и территориальных пределах действия передаваемых прав, круге разрешенных действий, сфере использования, количественных ограничениях и т.д.), а с другой – устанавливают дополнительные обязательства сторон. Лицензия может быть выдана не на все возможные способы использования разработки, а лишь на некоторые из них, например только на применение или только на предложение к продаже и продажу. Аналогичный характер имеет и ограничение прав лицензиата какой-то определенной отраслью промышленности. Например, лицензионный договор может предусматривать, что лицензиат вправе использовать запатентованный способ или изделие лишь для производства потребительских товаров, для определенных целей и в определенной сфере деятельности. Объем предоставляемых лицензиату прав может ограничиваться количественными показателями (например, конкретным максимальным объемом выпуска запатентованного продукта, производственными мощностями). К условиям лицензионного договора относятся те условия, которые определяют размер и по- рядок выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентовладельца в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствованиями, обязанности по защите передаваемых прав от посягательств третьих лиц, порядок разрешения споров и некоторые другие условия. Обычно лицензиар не гарантирует лицензиату действительности передаваемых патентных прав, а лишь заявляет о том, что на момент подписания договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии. Гарантией для лицензиата в этом случае может служить предусмотренная договором обязанность лицензиара возместить убытки лицензиата, которые могут возникнуть в связи с нарушением патентных прав третьих лиц. Лицензиар, как правило, ручается за техническую осуществимость производства продукции по лицензии на предприятии лицензиата и возможность достижения предусмотренных договором показателей при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.

При заключении лицензионных договоров необходимо учитывать риски, связанные с обеспечением прав интеллектуальной собственности по инновационной разработке [6, с. 175–176]. Среди них выделяют прежде всего следующие: риски недостаточного объема патентования технических решений; риск опротестования патентов; риск недостаточной патентной чистоты разработки; риск легальной (на основе параллельных патентов) имитации конкурентами запатентованных технических решений; риск неконтролируемой нелегальной имитации конкурентами технических решений; риск утечки непатентуемых принципиальных технических решений, содержащихся в коммерческой тайне.

С учетом того, что оба участника договора заинтересованы в постоянном обновлении применяемых техники и технологии, они обычно договариваются незамедлительно информировать друг друга о всех производимых ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов и продукции по лицензии. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все указанные усовершенствования и улучшения, условия передачи которых либо прямо предусматриваются лицензионным договором, либо согласовываются сторонами дополнительно. Для создания лицензиату необходимых условий использования передаваемой разработки лицензиар принимает на себя обязательства по поддержанию в силе патента в течение всего срока действия договора, а также защите интересов лицензиата в случае неправомерного использования разработки другими лицами. Лицензиат, в свою очередь, должен немедленно уведомлять лицензиара о случаях противоправного использования разработки третьими лицами, а также о всех претензиях третьих лиц. Названными условиями, конечно, не исчерпываются все возможные дополнительные права и обязанности сторон. Стороны согласовывают обычно также условия оказания лицензиату технической помощи в освоении производства продукции по лицензии, договариваются о конкретных правилах отчетности, обеспечении конфиденциальности, рекламе выпускаемой продукции, условиях передачи прав по договору третьим лицам и т.д.

Примеры из практики заключения договоров

В Роспатент 22.03.2011 поступило заявление о регистрации договора исключительной лицензии, заключенного между обществом «МДО Покрытие» и обществом «Керамические трансформаторы», на использование изобретения по патенту № 233356 в отношении определенных в договоре способов использования. В соответствии с условиями лицензионного договора, лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения № 2333561 «Катушка индуктивности» в отношении способов использования, указанных в пунктах лицензионного договора (трансформаторы малой, средней и большой мощности). При этом, в соответствии с лицензионным договором, за лицензиаром сохраняется право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном договоре.

Решением Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора было отказано с указанием на несоответствие условий договора понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному п. 1 ст. 1236 ГК РФ. Между тем, в соответствии со ст. 1 ГК РФ, граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. Согласно ст. 421 ГК РФ, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Пользователь, заин-

ВЕСТНИК 2017

ВЕСТНИК 2017

тересованный в монопольном праве на использование изобретения, должен быть уверен в том, что аналогичные права не будут предоставлены третьим лицам. Стороны такого договора не должны быть ограничены в правомочиях определить сферу деятельности, а также конкретные виды использования объекта исключительных прав. Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их использования в конкретной сфере деятельности лицензиата или для изготовления строго определенного перечня изделий. В ст. 1236 ГК РФ, а также в иных нормах ГК РФ отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами. В связи с вышеизложенным, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было признано недействительным [7].

Как видим, условия даже этого вида договора весьма разнообразны. В ряде случаев толкование условий договора вызывает проблемы, и поэтому с учетом возникающих на практике спорных ситуаций (например, таких, как допустимость оспаривания действия патента лицензиара лицензиатом, возможные пределы управления на основе заключенного договора деятельностью инноватора со стороны венчурного фонда) необходима конкретизация и дополнение правовых норм, регулирующих условия заключаемых договоров.

Приведенный выше пример иллюстрирует неполноту формулировки правовой нормы, определявшей понятие исключительной лицензии на момент принятия Роспатентом своего решения. Сложнее бывают ситуации, когда договор ограничивает права лицензиата или лицензиара, затрагивающие правоспособность сторон договора. Так, в своем классическом труде «Лицензионный договор» Г. Штумпф в свое время отмечал: «В отличие от западногерманского картельного права, Комиссия ЕЭС полагает, что договоренность сторон не оспаривать действительность патента недействительна. Исходя из необходимости тесных доверительных отношений между лицензиаром и лицензиатом, западногерманский законодатель разрешил включение подобных обязательств в лицензионные договоры. Нельзя согласиться с мнением Комиссии ЕЭС, что общественная заинтересованность в аннулировании неправомерно выданных патентов превалирует над защитой доверительных отношений сторон договора. Такое условие возможно и потому, что не препятствует третьим лицам опротестовывать патент» [14, с. 389–390].

Рассмотрим еще случай из судебной практики. Между истцом ОАО «ПО “Баррикада”» и ответчиком ООО «СПАОК» был заключен договор без названия о предоставлении права использования заявленного изобретения. В соответствии с договором, ООО «СПАОК», являясь заявителем на выдачу патента Российской Федерации на изобретение «Предварительно напряженная железобетонная плита сборного аэродромного или дорожного покрытия, армированная высокопрочной напрягаемой арматурой», предоставляет истцу право использования указанного технического решения в установленных договором пределах за обусловленное договором вознаграждение. В соответствии с пунктом 5.1, договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты опубликования сведений о выдаче патента на изобретение. Согласно акту, необходимая документация для использования технического решения в производственной деятельности была передана ОАО истцу. По заявке на изобретение ООО «СПАОК» был выдан патент Российской Федерации. В обоснование заявленных требований истец ссылался на тот факт, что договор является недействительным ввиду отсутствия его регистрации в Роспатенте, а также на мнимость указанной сделки.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой инстанции и суд апелляционной инстанции исходили из того, что к оспариваемому договору неприменимы положения ст. 1369 ГК РФ, поскольку его предметом являлось не право использования запатентованного изобретения, а право на использование технического решения. Также суды пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для признания оспариваемого договора мнимой сделкой [9].

Предположим, что в рассмотренной ситуации срок действия договора существенно превышал бы дату выдачи патента. Сразу возникает непростой вопрос о соотношении обязательств по выплате вознаграждения за использование технического решения по заключенному договору и обязательства по выплате денежной компенсации патентообладателю после получения им патента. Такая компенсация предусмотрена ст. 1393 ГК РФ за использование изобретения, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по которой в дальнейшем выдан патент, со дня публикации сведений о заявке (п. 1 ст. 1385 ГК РФ) до даты публикации сведе- ний о выдаче патента (ст. 1394 ГК РФ). Как видим, подобного рода ситуации требуют хорошего знания патентного и договорного права.

В мировой практике инновационной деятельности используются инвестиционные договоры, договоры предпринимателей с венчурными организациями. Венчурный капитал участвует в финансировании только тогда, когда традиционные механизмы кредитования не работают, т.е. в случаях с высокой степенью риска и неопределенности, что характерно для большинства инновационных проектов. Крупные прибыли в случае успеха предприятия объясняются высокой степенью риска и высоким профессионализмом предпринимателей, сумевших разглядеть перспективные разработки. Во-вторых, рискуя капиталом без гарантий получения вложенных средств при неудачном завершении проекта, венчурные предприниматели, как правило, участвуют в управлении инновационным процессом на уровне организации наравне с ее учредителями. Они берут на себя проведение экспертизы бизнес-плана, формирование команды высшего руководства компании, решение большинства финансовых вопросов и т.д. Согласно статистике, до 70% венчурных инвестиций не приносят прибыли и лишь около 10% сверхприбыльны. Поэтому обычной организационной формой рискового финансирования является создание венчурных фондов. Их участники получают прибыль и несут убытки пропорционально вложенным средствам [10, с. 23–24; 1, с. 43].

Так, Б.А. Шахназаров приводит целый ряд иных договоров, опосредующих передачу исключительных прав, а именно: договор франчайзинга; договор по передаче технологий – передаче прав на технологии как комплексный объект, состоящего из ряда объектов интеллектуальной собственности; договор о создании результатов интеллектуальной деятельности (договор заказа); договор доверительного управления исключительными правами; договор коллективного управления исключительными правами; брачный договор; договор простого товарищества; договор залога; договор сделки с предприятиями и другие, к которым будут применяться положения гражданского законодательства о соответствующем договоре независимо от объекта передачи. Указываются и специальные особые торговые договоры, в которых закрепляются условия о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности: дистрибьюторские договоры, договоры об обратных закупках, что обусловлено характером таких договоров и необходимостью использования в процессе их реа- лизации объектов интеллектуальной собственности [11, с. 23–24; 9, с. 149].

Глобальный характер трансфера технологий нашел отражение в Соглашении ТРИПС, в котором в настоящее время участвует 151 государство. Одна из задач Соглашения – содействие передаче и распространению технологий к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний [5]. Следует учитывать, что договорные отношения с государствами – участниками Соглашения предполагают применение в отношении интеллектуальной собственности режима наибольшего благоприятствования, то есть любые преимущества, льготы, привилегии и иммунитет, которые предоставлены членам Соглашения – гражданам любой другой страны, незамедлительно и безусловно предоставляются гражданам всех других стран-членов.

В связи с вышеизложенным, важным аспектом обеспечения эффективности договорной работы в инновационной сфере является обучение субъектов инновационной деятельности с целью приобретения ими теоретических знаний в области инновационного и договорного права и практических навыков по заключению договоров.

Создание учебно-деловых центров предусматривается ст. 15 ФЗ РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Однако в создании таких центров должна быть существенной роль государства. Так, о роли государства в создании инфраструктуры инновационной деятельности и, в частности, учебно-деловых центров указывает в своей статье Г.А. Прокопович. Он отмечает, что у государства недостает политической воли для достижения экономического прогресса, но в то же время «Все новые индустриальные страны добились серьезных успехов в реформировании экономики при прямом содействии сильной системы государственного регулирования» [12].

Выводы

В силу необходимости комплексной регламентации использования разработок (в том числе в различных договорных формах) с учетом экономических, правовых, организационных и прочих аспектов, а также необходимости повышения эффективности инновационной деятельности в целом требуется принятие специального федерального закона (или нескольких законов) о трансфере технологий. Такой закон должен обеспечивать экономические стимулы внедренческой деятельности, правовые гарантии обеспечения и защиты интересов всех субъектов инновационного процесса: авторов, изобретате-

ВЕСТНИК 2017

ВЕСТНИК 2017

лей, правообладателей, предпринимателей, инвесторов и прочих.

Полагаем, что необходимо также создание на федеральном уровне региональных центров обучения трансферу технологий.