Лицензионный договор в цифровую эпоху: актуальные вопросы правоприменения

С овременная эпоха развития российского общества характеризуется всесторонним погружением общественных отношений в цифровую форму. Автоматизация производства, человеческого быта, взаимоотношений между гражданами, организациями и бизнесом – совершенно новый этап в отечественном правовом регулировании.

Одним из аспектов цифровизации современного общества стала трансформация творческой деятельности человека. Любое творчество представля- ет собой целенаправленную морально-волевую деятельность человека, которая тесно связана с его когнитивными функциями (память, воображение и др.). Современные технологии помогают человеку реализовать свои творческие способности.

Результат интеллектуального труда, представляющий собой некий симбиоз человеческой творческой деятельности и работы технических программ, публикуется в информационных ресурсах, в связи с чем встает вопрос о правовых способах охраны ре- зультатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) человека, а также правовых механизмах их передачи иным лицам. Эти процессы происходят параллельно общему развитию институтов авторского права в условиях интернет-среды. Расширяются случаи свободного использования произведения, но в то же время повышаются риски информационной безопасности, связанные с возможностью несанкционированного распространения контента.

Современная проблематика защиты прав интеллектуальной собственности и практика регулирования лицензионных договоров во многом связана с угрозами, которые вызваны развитием информационно-телекоммуникационных сетей. Возможность пиратского распространения контента в условиях трансграничного использования интернета и мессенджеров требует от законодателя постоянного усовершенствования не только правовых, но и организационных механизмов защиты авторских произведений.

Не следует забывать и про вопросы противодействия зарубежным экономическим санкциям: в условиях введения ограничительных мер, эмбарго и запретов российский законодатель обоснованно снижает степень правовой защиты иностранных правообладателей, легализуя практику параллельного импорта и способствуя первоочередной защите национальных интересов Российской Федерации. Это вносит значительный публично-правовой элемент в систему правового регулирования лицензионного договора и права интеллектуальной собственности в целом.

Представляется, что назначение гражданско-правового договора является не столько правовой категорией, сколько отражает материально-правовую заинтересованность участников гражданского оборота, которую он опосредует. Лицензионный договор имеет широкое применение в качестве основной договорной формы, которая предполагает распоряжение исключительными правами на РИД. Эта договорная конструкция применима в авторском праве, а также при передаче прав на использование изобретения, ноу-хау, товарных знаков и др. [2]

В качестве важного элемента правовой природы лицензионного договора выделяется его консенсуальный характер. Во-первых, на это указывает законодательная формулировка в определении договора, согласно которому лицензиар «передает или обязуется передать». Консенсуальный характер договора позволяет констатировать, что лицензиат начинает пользование РИД с момента заключения соглашения.

Также следует отметить, что реальный договор юридически связан с актом передачи вещи, то есть для юридического состава этого договора необходима передача овеществленного объекта материального мира. Исключительные права не обладают физиче- ской сущностью, и передать их невозможно. Поэтому сама юридическая процедура «передачи вещи» не может существовать применительно к лицензионному договору [4].

В пользу консенсуальности лицензионного договора говорит и то, что по нему могут быть переданы исключительные права на РИД, которые будут созданы в будущем. Применение в таком случае модели реального гражданско-правового договора невозможно.

Анализ законодательства позволяет выявить существенные условия лицензионного договора, без конкретизации которых он будет незаключенным и не порождающим обязательства для сторон:

• 1.    РИД, право на использование которого передается лицензиату.

• 2.    Перечисление возможных способов использования РИД, среди которых: воспроизведение, перевод, распространение, экспорт и др.

• 3.    Размер вознаграждения и порядок его выплаты (применительно к возмездным лицензионным договорам).

Не являются существенными следующие условия, при этом они зачастую указываются сторонами в договоре:

• 1.    Срок действия передачи права на использование РИД (при неуказании этого условия презюмируется, что срок составляет 5 лет).

• 2.    Территория, в пределах которой допускается использование РИД лицензиатом (если она не оговорена, то считается, что это вся территория, находящаяся под юрисдикцией Российской Федерации).

Интересный случай в контексте согласования предмета лицензионного договора можно почерпнуть из судебной практики, обобщаемой Верховным Судом Российской Федерации (далее – ВС РФ).

Предметом анализа являлся вопрос о том, был ли заключен лицензионный договор в связи со спором о возможной несогласованности предмета договора. Стороны определили предмет договора как «обнародованные произведения, входящие в реестр произведений, размещенный в Российском авторском обществе». При этом конкретный перечень произведений в договоре отсутствовал. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций посчитали, что предмет договора в данном случае не согласован. Однако ВС РФ отменил все судебные акты нижестоящих судов и указал, что конкретный перечень произведений всё же можно установить из анализа реестра. Соответственно, предмет договора следует считать согласованным [7].

Особенность правовой природы лицензионного договора наглядно видна при осуществлении его сравнительно-правового анализа с договором коммерческой концессии. Действительно, при пер- вичном анализе может казаться, что договоры обладают схожим предметом – правообладатель по договору коммерческой концессии также передает право использования РИД пользователю. В защиту версии о схожести или даже аналогичности этих договоров говорит и то, что сам законодатель указал на допустимость субсидиарного применения норм, регламентирующих лицензионный договор, применительно к правоотношениям, вытекающим из договора коммерческой концессии. Об этом говорит п. 4 ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

На основе этих доводов некоторые ученые, а также суды формировали такую правовую позицию, что коммерческая концессия является частным случаем лицензионного договора [9]. Однако данные точки зрения не являются господствующими.

Во-первых, по договору коммерческой концессии передаче пользователю подлежит весь комплекс исключительных прав на РИД, в то время как в случае с лицензионным договором, как правило, передается право на использование одного или нескольких РИД.

Во-вторых, наряду с исключительными правами на РИД по договору коммерческой концессии подлежат передаче и права на средства индивидуализации, что подчеркивает предпринимательский характер данного договора, который заключается между коммерсантами.

В-третьих, в комплекс исключительных прав, передаваемых в рамках коммерческой концессии помимо обязательных элементов, указанных выше, могут входить деловая репутация и коммерческий опыт (п. 2 ст. 1027 ГК РФ), в свою очередь, в нормах, посвященных лицензионному договору, не содержится положений об их передаче лицензиату.

В-четвертых, различаются цели заключения этих двух договоров: финальной целью заключения договора коммерческой концессии является масштабирование бизнеса для правообладателя, освоение новых рынков, продвижение продукции под своим коммерческим брендом; лицензионный договор не преследует такую масштабную цель – здесь достигается предоставление права на использование исключительных прав на отдельные РИД.

Для закрепления правовых различий этих двух договоров необходимо затронуть правовую позицию суда из хрестоматийного дела, которое наглядно показывает их разное правовое предназначение на практике [8].

Отношения сторон по договору коммерческой концессии требуют большего доверия (фидуциарно-сти) между субъектами гражданского права, так как помимо передачи прав на использование РИД предполагается временная передача деловой репутации, то есть личных неимущественных благ, которые в большинстве случаев неотделимы от личности правообладателя и необоротоспособны.

Это наглядно подчеркивает различное назначение двух гражданско-правовых договоров, которые могут показаться схожими по своим юридическим признакам при их первичном анализе.

Дополнительно следует отметить, что по договору коммерческой концессии на правообладателе лежит обязанность обеспечения для пользователя необходимого уровня технико-информационной и методической поддержки, чтобы последний мог продолжать реализацию продукции правообладателя по сохранившемуся и неизменному стандарту качества [3].

Хотя формально юридически пользователь по договору коммерческой концессии сохраняет организационную независимость от правообладателя, он всё-таки фактически является частью корпорации правообладателя, так как продвигает его товары, работы и услуги.

В российской судебной и правоприменительной практике достаточно неожиданно встал вопрос о соотношении лицензионного и учредительного договоров. Сомнения в вопрос о соотношении столь разных договоров внесла правовая позиция, сформулированная ВС РФ в 2009 году [5]. Так, гражданское законодательство позволяет вносить в уставный капитал создаваемых юридических лиц исключительные права на РИД, имеющие денежную оценку. Юридически это можно оформить через учредительный договор. Однако ВС РФ выработал правовую позицию о необходимости заключения договора об отчуждении исключительного права в данной ситуации.

Такая правовая позиция изначально была спорной, высказывались следующие контрдоводы.

• 1.    Внесение исключительных прав в уставный капитал выступает в качестве односторонней сделки, осуществляемой еще до создания юридического лица как участника гражданского оборота, в связи с чем отсутствует вторая сторона, которая могла бы вступить в соглашение, чтобы сделка стала хотя бы двусторонней.

• 2.    Лицу, которое вносит исключительные права в уставный капитал, не осуществляется встречное представление (например, в виде дивидендов компании).

Единственным правовым доводом в пользу необходимости заключения лицензионного договора в подобных случаях была данная правовая позиция.

Однако с 2019 году Постановление ВС РФ, содержавшее эту правовую позицию, утратило силу, в связи с чем на данный момент данную правовую коллизию можно считать исчерпанной.

Некоторые виды гражданско-правовых договоров достаточно тяжело классифицировать ввиду отсутствия регулирования на уровне законодательства отдельных видов таких соглашений. В этом слу- чае классификации выстраиваются на теоретическом уровне и содержатся лишь в доктрине. Но виды лицензионного договора в законодательстве выделяются напрямую. В силу ст. 1236 ГК РФ существуют два основных вида лицензионного договора: договор простой (неисключительной) лицензии и договор исключительной лицензии. Исходя из буквального толкования законодательства, критерием отграничения договоров друг от друга выступает то, что лицензиар по договору простой лицензии вправе выдавать аналогичные лицензии и другим лицензиатам (третьим лицам), а по договору исключительной лицензии он не вправе передавать право использования РИД кому-либо помимо единственного (исключительного) лицензиата.

В доктрине зачастую оспаривают эту классификацию, закрепленную в законе, указывая на трудности в правопонимании этих видов и недостаточность логики подобного структурного деления договора [1]. Из наименования следует, что эти виды лицензионного договора должны различаться по предмету; указанное же деление не способно в полной мере отразить различие между двумя видами лицензионного договора.

Вместо существующей градации договоров исследователи гражданского права предлагают разграничивать лицензионные договоры по характеру права, которым наделяется лицензиат: лицензиат может либо защищать свое право против нарушений, допущенных третьими лицами (исключительная лицензия), либо он такой защитой не наделен (простая лицензия).

В силу пп. 1,2 ст. 1236 ГК РФ установлена важнейшая презумпция неисключительности лицензии. Это означает, что по умолчанию лицензия, вытекающая из лицензионного договора, считается простой (неисключительной). Соответственно, исключительной она может являться только при условии, что стороны прямо укажут на это обстоятельство в лицензионном договоре.

С редакции гражданского закона от 01 октября 2014 года и по сегодняшний день сохраняется опровержимый запрет для лицензиара на совместное использование с лицензиатом по исключительной лицензии РИД, который является предметом лицензионного договора. В то же время опровержимость этого правила заключается в том, что стороны могут предусмотреть в договоре иное правило, тем самым разрешив лицензиару использование РИД наряду с лицензиатом.

Важнейшая преференция исключительной лицензии, отличающая ее от простой (неисключительной) лицензии, заключается в расширении правовых средств защиты лицензиата, которые предоставлены ему законом. Так, лицензиат, с которым был заключен лицензионный договор на условиях исключительной лицензии, вправе потребовать выплаты компенсации за нарушение исключительного имущественного права. Применительно к простой (неисключительной) лицензии такие правовые механизмы защиты прав лицензиата не предусмотрены, поскольку исключительными правами он в данном случае не обладает.

Отметим, что наибольший практический интерес вызывают лицензионные договоры, которые предусматривают одновременно предоставление исключительной лицензии на определенные способы использования РИД и простой (неисключительной) лицензии на иные способы использования РИД, которые не предусмотрены договором.

Знаковое дело, по итогам разрешения которого была сформулирована эта правовая позиция, рассматривалось Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации (далее – ВАС РФ) в 2013 году.

В рамках данного дела в лицензионном договоре содержалось условие о том, что правообладатель вправе заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении тех способов использования РИД, которые не предоставлены лицензиату по договору. Однако Роспатент усмотрел в таком положении противоречие, посчитав, что такое условие не соответствует сущности исключительной лицензии. С этим выводом согласился суд первой инстанции, который установил, что условия договора противоречат закону, поскольку предполагают условие о сохранении права лицензиара заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении того же самого изобретения, которое уже является предметом договора для первоначального лицензионного договора. ВАС РФ не согласился с выводами суда первой инстанции, обратив внимание на п. 3 ст. 1236 ГК РФ, который допускает смешение условий об исключительной и неисключительной лицензии в отношении различных способов использования одного и того же РИД [6].

Подводя итоги, необходимо отметить, что особенностью правовой природы исключительной лицензии является предоставление лицензиату монопольной возможности на использование в своей деятельности объекта исключительного права, что исключает возможности использовать этот объект со стороны третьих лиц. В этом кроется основное отличие исключительной лицензии от неисключительной, которое, впрочем, может быть размыто на практике ввиду допущения в гражданском законе совмещать исключительную и неисключительную лицензию в отношении одного и того же объекта интеллектуальной собственности, но применительно к разным способам его использования.

В заключение отметим, что при разрешении спорных вопросов квалификации лицензионного договора сохраняет свою исключительную важность судебная практика, на основе которой будут форми- нейшей цифровизации научно-творческой и торго-роваться модели правоприменения с учетом даль- во-предпринимательской деятельности в России.