Принцип законных ожиданий как способ взаимодействия с непостоянным Роспатентом

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 43.4 АПК РФ арбитражным судом, рассматривающим дела об оспаривании ненормативных правовых актов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), является Суд по интеллектуальным правам.

В соответствии с данными статистики количество случаев отмены Судом по интеллектуальным правам решений Роспатента о признании недействительным решения о предоставлении правовой охраны товарному знакам (либо об отказе в признании недействительным такого решения) превышает 25 процентов. Так, в 2020 году из 199 обжалуемых решений незаконными были признаны 45, в 2019 году – 45 из 178 решений, в 2018 году – 59 из 157 1. Как видно из приведенных цифр, процент допускаемых Роспатентом при рассмотрении возражений третьих лиц ошибок является достаточно высоким. С учетом того, что основания для отказа в регистрации товарного знака ограничены статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), будет справедливым утверждение о том, что допускаемые Роспатентом нарушения являются типовыми и имеют системный характер.

В 2020 году Судом по интеллектуальным правам в отношении одной из таких типовых ошибок была окончательно сформирована четкая позиция: при рассмотрении возражений третьих лиц Роспатент должен следовать принципу законных (разумных) ожиданий.

Считается, что впервые этот принцип был упомянут в 1968 году Лордом Деннингом в деле Schmidt v Secretary of State for Home Affairs, где суд указал следующее: «орган государственной власти при некоторых условиях может быть обязан дать лицу, чьи интересы будут затронуты решением такого органа, возможность выступить с заявлением. Наличие такой обязанности зависит от того, имеет ли такое лицо какое-либо право, законный интерес или правомерное ожидание, в силу которого было бы несправедливо отказать ему в выражении своей позиции» 2. Согласно одной из позиций судей Палаты лордов органы государственной власти не должны нарушать ожидания, порожденные явными или подразумеваемыми гарантиями, которые были даны такими органами. В английской литературе по административному праву указывается, что концепция «процессуальное право- мерное ожидание» (procedural legitimate expectation) со временем расширилась и стала охватывать область материального права 3.

Представляется, что доктрина разумных ожиданий тесно связана с известным принципом правовой определенности, который довольно часто упоминается в решениях российских судов. Нелишним будет напомнить, что в соответствии с принципом правовой определенности среди прочего требуется, чтобы при окончательном разрешении дела судами их постановления не вызывали сомнения и не могли подвергаться сомнению бесконечно. Отступления от этого принципа оправданны, только когда являются обязательными в силу обстоятельств существенного и непреодолимого характера 4.

Аналогичная идея заложена и в доктрине разумных (или законных) ожиданий. Участник гражданского оборота имеет право ожидать определенного предсказуемого поведения от государственного органа на основе анализа предыдущих решений последнего. В делах о проверке законности решений Роспатента суть принципа правовой определенности заключается в следующем.

Зачастую при возникновении спора о наличии у обозначения различительной способности заявители в обоснование своей позиции ссылаются на сходные с ним до степени смешения товарные знаки третьих лиц (либо на собственные более ранние товарные знаки), которые, будучи очень похожими на новую заявку, ранее были признаны Роспатентом обладающими различительной способностью.

Аналогичная ситуация имеет место и в спорах, вытекающих из сходства заявленного обозначения с более ранними товарными знаками третьих лиц или наименованиями места происхождения товара (далее – НМПТ), когда Роспатент по новой заявке делает вывод о его сходстве до степени смешения с указанными объектами и отказывает в регистрации, в то время как заявки третьих лиц в отношении обозначений, очень похожих на обозначение заявителя, ранее успешно зарегистрировал, такое сходство не установив. В связи с этим заинтересованные лица указывают на нелогичное и несистемное поведение Роспатента, который принимает решения о регистрации в отрыве от собственной практики и ранних решений.

В ответ на этот довод наиболее частным возражением Роспатента является следующая формулировка: «Примеры регистраций, упомянутые заявителем, не свидетельствуют об охраноспо собности заявленного обозначения. Коллегия обращает внимание, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела» ⁵ .

В 2020 году Судом по интеллектуальных правам подобное обоснование Роспатентом своей позиции было признано незаконным и не соответствующим принципу законных ожиданий, что впервые нашло соответствующую мотивировку в решении по делу № СИП-645/2019 6, имеющему следующие фактические обстоятельства.

Индивидуальный предприниматель обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию в качестве товарного знака обозначения (см. рис. 1) в отношении товаров 29 и 30 классов Международной классификация товаров и услуг (далее – МКТУ).

Решением Роспатента в регистрации обозначения по заявке было отказано ввиду его несоответствия пункту 7 статьи 1483 ГК РФ, вызванного сходством до степени смешения с НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД».

Не согласившись с решением экспертизы, индивидуальный предприниматель обратил- ся в Палату по патентным спорам с соответствующим возражением, в котором в числе прочего указывал на наличие большого количества ранее зарегистрированных товарных знаков, включающих элемент «АЛТАЙСКИЙ». По мнению предпринимателя, подобные регистрации свидетельствуют о слабости элемента «АЛТАЙСКИЙ», что позволяет зареги- стрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, а также вступает в про- тиворечие с ранней позицией Роспатента относительно его сходства с НМПТ.

Рис. 1

Решением Роспатента в удовлетворении возражения предпринимателя было отказано, решение экспертизы об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения, представленного на рисунке 1, признано законным.

Не согласившись с решением Роспатента, пред- приниматель обратился в суд с заявлением о признании указанного решения недействительным, одним из доводов которого также стало наличие более ранних товарных знаков третьих лиц с элементом «АЛТАЙСКИЙ», успешно прошедших государственную регистра- цию.

Проанализировав фактические обстоятельства и материалы заявки, Суд по интеллектуальным правам признал оспариваемое решение Роспатента недействительным и отправил возражение на повторное рассмотрение в Роспатент.

Свое решение Суд по интеллектуальным правам мотивировал тем, что считает заслуживающими внимание доводы предпринимателя о существовании иных товарных знаков, включающих слово «АЛТАЙСКИЙ», и особенно зарегистрированных Роспатентом после регистрации противопоставленного НМПТ. Суд указал, что и в поданном в Палату по па- тентным спорам возражении и в направленном в суд заявлении предприниматель приводил в качестве примеров товарные знаки с элементом «АЛТАЙСКИЙ» (см. рис. 2).

АЛТАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

Алтайский маралёнок

АЛТАЙСКИЙ ТРАВНИК

Алтайский Золотой

АЛТАЙСКИЙ БЕРЕГ

Рис. 2

Надо отметить, что при этом правообладателем комбинированного товарного знака « Алтайский Вареник » (первая позиция на рисунке 2) является сам индивидуальный предприниматель.

С учетом изложенного суд посчитал незаконным игнорирование Роспатентом указанных регистраций третьих лиц, указав в решении следующее: «Суд по интеллектуальным правам отмечает, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения власт- ного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства.

Учитывая отсутствие в период с даты регистрации противопоставленного НМПТ изменений в примененном Роспатентом пункте 7 статьи 1483 ГК РФ и принимая во внимание вышеприведенные примеры из практики его деятельности, судебная коллегия считает, что предприниматель мог рассчитывать на то, что по результатам рассмотрения его заявления не будет принято оспариваемое решение» ⁷ .

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам указанное решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

По результатам повторного рассмотрения возражения индивидуального предпринимателя в Палате по патентным спорам оно было удовлетворено, обозначение (см. рис. 1) признано подлежащим регистрации в качестве товарного знака.

Еще одним делом, в котором Суд по интеллектуальным правам применил доктрину законных ожиданий, является дело № СИП-300/2020 8, фабула которого состоит в следующем.

Известный производитель молочных продуктов обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ обозначения (см. рис. 3). Экспертиза приняла решение о регистрации, однако с выведением из-под охраны изобразительного элемента в виде деревянной ложки с творожной продукцией, которая была признана Роспатентом вариантом реалистического изображения товара, а потому неохраняемой со ссылкой на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ.

Рис. 4

Вместе с тем на дату подачи заявки заявитель уже являлся правообладателем товарного знака (см. рис. 4), в котором изображению ложки правовая охрана была предоставлена. В связи с этим он не согласился с решением экспертизы по новой заявке в части дискламации изображения ложки и обратился в Палату по патентным спорам с возражением против него.

Решением Роспатента в удовлетворении возражения общества было отказано, решение экспертизы о выведении из-под охраны изобразительного элемента оставлено в силе. При этом, реагируя на довод заявителя о регистрации на его имя товарного знака, в котором изобразительный элемент «ложка с творожной продукцией» (см. рис. 4) не дисклами-рован, Роспатент привел свою классическую формулировку о том, что «делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела».

Полагая подобное решение Роспатента незаконным, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с соответствующим заявлением.

По результатам его рассмотрения решение Роспатента было признано судом незаконным с последующим направлением возражения на новое рассмотрение в Палату по патентным спорам, что суд мотивировал следующим: «…Роспатент при принятии решения об отказе в удовлетворении возражения общества не мог не учитывать презумпцию наличия различительной способности изобразительного элемента «ложка с творожной продукцией», входящего в состав комбинированного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака (см. рис. 4), правовая охрана которому была предоставлена без дискламации отдельных элементов.

В случае если Роспатент пришел к выводу о наличии между обозначениями (представленными на рисунках 3 и 4) отличий, обуславливающих вывод о разном подходе к оценке различительной способности этих обозначений, такой вывод должен был быть мотивирован в оспариваемом решении.

Административный орган при регистрации иных товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков.

Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью.

Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений.

Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации» ⁹ .

Указанное решение Суда по интеллектуальным правам устояло в кассации, а по результатам повторного рассмотрения возражения заявителя в Палате по патентным спорам коллегия пришла к выводу о возможности предоставить правовую охрану заявленному обозначению с включением изображения ложки с творожной продукцией в качестве охраняемого элемента.

Аналогичная позиция Суда по интеллектуальным правам изложена в деле № СИП-931/2020 ¹⁰, в котором заявитель, будучи правообладателем товарного знака « АНТИПАПИЛЛОМ » в отношении товаров 3 и 5 классов МКТУ, добивался регистрации в качестве такового обозначения «Antipapillom» для тех же классов МКТУ.

В этом деле, принимая оспариваемое решение об отказе в регистрации, экспертиза (и поддержавшая ее Палата по патентным спорам) указала, что заявленное обозначение не является охраноспособным, поскольку указывает на свойства и назначение заявленных товаров.

Не согласившись с подобной оценкой обозначения, ссылаясь на наличие у него раннего знака, семантически и фонетически сходного с заявленным обозначением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента недействительным.

Суд согласился с доводами заявителя и также направил возражение на новое рассмотрение в Палату по патентным спорам. Суд указал, что при принятии решения об отказе в удовлетворении возражения заявителя Роспатент не мог не учитывать презумпцию наличия различительной способности у товарного знака «АНТИПАПИЛЛОМ», которому предоставлена правовая охрана в отношении того же перечня товаров, который заявлен на регистрацию по новой заявке. Суд отметил, что в случае иного подхода Роспатента к оценке различительной способности заявленного на регистрацию обозначения Роспа- тенту следовало указать, на основании каких конкретных доводов, отличающихся от доводов в отношении различительной способности товарного знака «АНТИПАПИЛЛОМ», был сделан иной вывод, исключающий единый подход к оценке названных товарного знака и обозначения «Antipapillom». Поскольку же Роспатентом в оспариваемом решении такие мотивы приведены не были, принимая во внимание отсутствие изменений в статье 1483 ГК РФ после предоставления правовой охраны фонетически и семантически сходному обозначению «АНТИПАПИЛЛОМ», заявитель мог рассчитывать на регистрацию обозначения «Antipapillom» в качестве товарного знака.

В настоящее время решение суда первой инстанции проходит проверку в Президиуме Суда по интеллектуальным правам.

Рис. 5

Рис. 6

Еще более высокая степень сходства между ранним товарным знаком заявителя и обозначением по новой заявке, в регистрации которого Роспатент отказал, прослеживается в деле № СИП-422/2020 11. В рамках указанного дела проверялась законность решения Роспатента о расширении на территорию Российской Федерации охраны международному товарному знаку (см. рис. 5; выполнен в белом, красном и синем цветах) при наличии у заявителя международного товарного знака (см. рис. 6; выполнен в белом и черном цветах), которому правовая охрана на территории Российской Федерации была успешно предоставлена.

В конечном итоге заявителю было дано разрешение на регистрацию, однако примечательно то, что это произошло только на третьем круге рассмотрения дела в Палате по патентным спорам.

Так, после первого направления возражения на повторное рассмотрение Роспатент повторно в нем отказал, заключив, что указанные обозначения имеют ряд существенных отличий (в частности, потому что по сравнению с ранним товарным знаком заявленный знак выполнен без каких-либо оригинальных графических решений, способных оказать существенное влияние на индивидуализирующую способность знака), в связи с чем ранняя регистрация не должна влиять на решение Роспатента об охраноспособности нового товарного знака.

В результате обжалования решения Роспатента по второму кругу в Суде по интеллектуальным правам оно было также отменено, при этом суд, не направляя возражение на новое рассмотрение в Роспатент, обязал последнего предоставить товарному знаку (представлен на рисунке 5) правовую охрану на территории Российской Федерации.

В деле № СИП-432/2020 12 одержать победу над Роспатентом при аннулировании товарного знака третьего лица в связи с отсутствием различительной способности заявителю помог ранее полученный отказ в регистрации по собственной заявке, которая является

Рис. 7

сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Так, заявитель обратился в Палату по патентным спорам с возражением против товарного знака (см. рис. 7), мотивированным тем, что его регистрация был проведена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению заявителя, словесный элемент «Хоттур», обозначающий распространенное и общеупотребительное в сфере ока- зания туристических услуг выражение «горячий/горящий тур», не обладает различительной способностью и характеризует товары и услуги, имеющие отношение к туристической деятельности, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно иных товаров и услуг, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана.

В обоснование своей позиции заявитель ссылался в том числе на собственные заявки « Hot Tour » и « Хот Тур », в регистрации которых было отказано по причине описатель-ности обозначений и сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Решением Роспатента в удовлетворении возражения общества было отказано, правовая охрана товарного знака (см. рис. 7) оставлена в силе.

Отменяя решение Роспатента, Суд по интеллектуальным правам указал, что правовая позиция Роспатента по оценке указанного обозначения и сходных с ним обозначений является непоследовательной и противоречивой.

Суд указал, что поскольку в отношении заявок заявителя « Hot Tour » и « Хот Тур » Роспатент ранее однозначно высказался о невозможности их регистрации в качестве товарного знака (сославшись на то, что словесный элемент « Hot tour » является общепринятым обозначением тура по сниженной цене), сохранив правовую охрану товарного знака (см. рис. 7), Роспатент применительно к аналогичным правовым ситуациям выразил противоположные правовые позиции: в одном случае признал обозначение подлежащим правовой охране, а в другом – неохраняемым по одним и тем же правовым основаниям. Суд разъяснил, что различное толкование лицом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров недопустимо, что следует из принципа эстоппель и положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

С учетом изложенного решением суда первой инстанции, оставленным без изменения Президиумом Суда по интеллектуальным правам, возражение заявителя направлено на новое рассмотрение в Палату по патентным спорам. При новом рассмотрении возражения правовая охрана товарного знака (см. рис. 7) в отношении туристических услуг вновь была сохранена Роспатентом. Судя по всему, это решение Роспатента ждет новый круг проверки Судом по интеллектуальным правам.

Также интересным с практической точки зрения представляется дело № СИП-891/2020 ¹³, в рамках которого проходило проверку на предмет охраноспособности в отношении товаров 3 и 4 классов МКТУ обозначение « CHICAGO HIGH », в регистрации которого Роспатентом было отказано по причине его указания на город Чикаго как место их производства.

Доводы заявителя о фактах государственной регистрации на его имя товарных знаков « LONDON FUNK » и « POETS OF BERLIN », включающих наименования географических обозначений, Роспатент при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам признал несостоятельными, привычно сославшись на необходимость оценки охраноспособности каждого заявленного обозначения с учетом конкретных фактических обстоятельств дела.

Отменяя решение Роспатента и направляя возражение на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, что поскольку в состав указанных обозначений также входят словесные элементы, представляющие собой названия крупных городов (столиц), местонахождение которых не совпадает с местом регистрации подателя соответствующих заявок, что, однако, не послужило препятствием для предоставления правовой охраны заявленным обозначениям в качестве товарных знаков, получив правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении обозначений «LONDON FUNK» и «POETS OF BERLIN», заявитель был вправе рассчитывать на аналогичный подход и при регистрации спорного обозначения.

Интересным это дело представляется потому, что Суд по интеллектуальным правам применил принцип законных ожиданий в отношении ранних товарных знаков заявителя, которые объективно не являются сходными до степени смешения с новой заявкой. Другими словами, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость Роспатенту следовать собственной ранней ЛОГИКЕ оценки обозначения на предмет различительной способности, что значительно расширяет сферу применения принципа по отношению к ранее рассмотренным делам.

Также следует отметить, что доктрина законных ожиданий работает не только в отно- шении ранних товарных знаков, она распространяется и на ранние регистрации промыш- ленных образцов.

Рис. 8

Так, в деле № СИП-333/2020 14 иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, который поддержал решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения, представленного на рисунке 8. Решение об отказе в регистрации Роспатент мотивировал тем, что «особенности формы бутылки не являются оригинальными и легкоузнаваемыми и, следовательно, форма бутылки не обладает различительной способностью». Наличие у заявителя ранних товарных знаков (см. рис. 9), а также промышленного образца (см. рис. 8), повторяющих форму заявленного обозначения, привычно были оставлены Роспатентом без внимания.

Рис. 9

Отменяя оспариваемое решение, суд в отношении промышленного образца указал следующее. При определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» подлежит установлению его отличие от других аналогичных изделий (в рассматриваемом случае – бутылок для алкогольной продукции). Таким образом, административный орган выявляет наличие у заявленной на регистрацию формы бутылки оригинальных отличительных признаков.

В связи с этим установление соответствия промышленного образца (изображен на рисунке 8) условию патентоспособности «оригинальность», а затем отрицание оригинальных признаков формы у объемного товарного знака по заявке (см. рис. 8) свидетельствует о непоследовательности позиции административного органа.

При новом рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам товарный знак был успешно зарегистрирован.

Что касается Роспатента, то стоит отметить, что, несмотря на большое количество отмен его решений со ссылкой на неприменение принципа законных ожиданий, самим Роспатентом в мотивировке решений он по-прежнему не используется.

Единственным делом, рассмотренным Палатой по патентным спорам, в решении по которому упоминается этот принцип, является спор в отношении товарного знака

«ТЕМЛЕ», зарегистрированного для продуктов, который оспаривался третьим лицом по причине его описательности, обусловленной переводом этого обозначения с татарского языка как «вкусный» 15

Рис. 10

Из текста решения Роспатента следует, что в обоснование своей позиции о необходимости сохранения в силе оспариваемого товарного знака правообладатель сослался на обозначения, в том числе « ТƏМЛЕ » (см. рис. 10), в отношении которых им было принято решение о регистрации в качестве товарных знаков для продуктов питания, при этом – спустя несколько лет после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с этим правообладатель указывал, что Роспатентом « должен быть соблюден принцип правовой определенности и защиты законных ожиданий ».

Интересно, что решением Роспатента товарный знак был сохранен, однако в его мотивировочной части принцип закон- ных ожиданий не упоминается, отсутствует и анализ этого довода заявителя.

Таким образом, невзирая на неоднократные указания Суда по интеллектуальным правам об обратном (то есть суд прямо указывает на необходимость учета ранних регистраций), на дату составления настоящей статьи Роспатент продолжает их игнорировать, не желая менять собственную практику в этой части.

Несмотря на это, рекомендуем ссылаться на принцип законных ожиданий изначально при рассмотрении спора в Палате по патентным спорам, поскольку с учетом рассмотренной в настоящей статье практики Суда по интеллектуальным правам это вселяет надежду на отмену решения Роспатента и последующее повторное рассмотрение возражения в пользу заявителя с учетом ранних регистраций, дающими ему законные ожидания.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ *

• 1.    Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс».

• 2.    Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79

• 3.    Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».

• 4.    Черновол К. А. Концепция правомерных ожиданий: европейский и российский опыт // Правоведение. 2019. Т. 63. № 1. С. 181–191.

• 5.    Постановление Европейского суда по правам человека от 24 июля 2003 года «Дело «Рябых (Ryabykh) против Российской Федерации» (жалоба № 52854/99)» // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2003. № 12.

• 6.    Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс».